涉外专利事业部电学物理部  卫兰英

前引

“权利要求不符合《专利法》第22条第3款规定的创造性”是专利代理师在发明专利申请的审查过程中遇到的最常见的审查意见之一。在审查意见通知书中，审查员通常以区别技术特征被本领域对比文件公开且其在对比文件中所起的作用与该区别技术特征在本发明中所起的作用一样、或者认定区别技术特征为本领域的惯用技术手段或公知常识且其所能达到的技术效果是可以预见的为由来否定该发明的创造性。

实践中，审查员通常会利用“三步法”来详细评价独立权利要求所要求保护的发明的创造性，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

审查员在进行第（2）步和第（3）步的判断时，受到的主观因素的影响较大。在审查实践中，审查员通常过于关注发明的技术特征本身，而忽略了技术方案作为整体、其所要解决的技术问题以及所能实现的技术效果等方面，容易只从技术特征的角度出发，认为现有技术给出了将区别技术特征应用于最接近现有技术的技术启示，因而得出发明不具备创造性的结论。

因此，在答复一些涉及创造性的审查意见时，代理人不仅可以考虑从发明的技术方案本身出发，还可以考虑从发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果等各方面出发，将发明作为一个整体来考虑现有技术是否给出将区别技术特征应用于最接近现有技术的技术启示来进行答复，以便说服审查员接受权利要求的创造性，为申请人争取到合适的权利要求的保护范围，因此，技术领域、技术方案、技术问题和技术效果也是创造性答复中不容忽视的几个方面。

 

关于“创造性”的法律依据

我国《专利法》第二十二条规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

《专利审查指南》进一步规定，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。

此外，《专利审查指南》还规定了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的第（3）步中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

判断在现有技术中是否存在解决技术问题的技术启示，需要以所属领域的技术人员的视角，围绕发明实际解决的技术问题在现有技术中去寻找相关的技术手段。在判断现有技术公开的技术手段能否带来解决最接近现有技术存在的技术问题的技术启示时，应当从发明实际解决的技术问题出发，结合技术领域和技术方案等来考虑区别技术特征在发明中所起的技术作用，由此判断现有技术是否给出了解决该技术问题的技术启示。

在现有技术客观存在着某种技术问题的情况下，如果所属领域的技术人员基于现有技术公开的信息能够意识到解决该问题的现实需要，且对将区别特征应用于最接近的现有技术进行改进后能使相应的技术问题得以解决形成合理的成功预期，则意味着所属领域的技术人员能够产生改进最接近的现有技术的动机。

以下笔者结合几个案例来就在创造性审查意见中关于“技术启示”判断时可从“技术问题”方面考量的一些探讨。

 

案例分析

对意识到技术问题的存在的判断

所属领域的技术人员能够产生改进现有技术的动机的前提是能够意识到技术问题的存在。考察所属领域的技术人员是否有动机改进现有技术，是指所属领域的技术人员基于申请日以前的现有技术能否产生动机去进行改进，而不是在知晓了发明的技术方案之后，再去考虑现有技术是否存在进行改进的可能性，否则将陷入事后诸葛亮式的判断误区。在某些情况下，找到导致现有技术产生缺陷的技术问题或者确定该缺陷之所以存在的原因会成为解决技术问题的关键所在。

 

案例一

在本案的权利要求1中包括：使用用于升高窗帘的期望范围的提升力阈值来选择最佳的提升辅助机构，其中，所述期望范围包括用户施加到链条以操作所述窗帘从而避免所述链条太容易拉动而导致在所述窗帘上产生过大动量的最小量提升力，其中，所述期望范围包括所述用户施加到所述链条以操作所述窗帘并减少由所述用户拉动所述链条所施加的作用力的最大量的力。

在审查意见中，审查员引用对比文件1作为最接近现有技术并且认为：对比文件1公开了一种用于电动窗用品的自动控制方法，并具体公开了以下技术特征：电机驱动单元相当于提升辅助机构，每个电动卷帘可以包括马达驱动单元(MDU)，马达驱动单元可以被配置成响应于经由数字通信链路从系统控制器接收的数字消息来调整窗上用品织物的位置，在一步骤中，当测得的脚烛中的光照水平小于黑暗阈值时，系统控制器向MDU的控制电路发出命令，以将组中的电动卷轴遮阳帘移动到黑暗遮阳板位置，该位置可以是完全打开位置，在另一步骤中，当光照水平大于暗阈值但小于亮阈值，并且预测到直射阳光时（即，当太阳入射角小于90度时），系统控制器计算将穿透距离限制到期望的最大穿透距离的遮阳帘位置，并确定将穿透距离限制到期望的最大穿透距离的预测位置是否低于护目镜位置（相当于使用用于升高窗帘的期望范围来选择最佳的提升辅助机构(LAM)）。

对此，在答复审查意见时申请人进行了意见陈述：对比文件1仅涉及到电动窗帘包括电机驱动单元，该电机驱动单元用于改变窗帘位置。然而，对比文件1中所公开“期望的遮阳帘位置”与本申请的权利要求1中的“期望范围的提升力阈值”完全不同，因此对比文件1并没有提及到“期望范围的提升力阈值”，更没有提及本申请的权利要求1中的对“期望范围”的进一步限定。对比文件1明确地记载了其目的在于可以自动控制电动窗帘，从而控制窗帘位置。基于对比文件1的内容可以看出，对比文件1的技术问题为如何控制窗帘位置。然而，在本申请中，权利要求1所要求保护的技术方案实际所要解决的技术问题为如何选择最佳的提升辅助机构来防止造成损坏。也就是说，对比文件1所要解决的技术问题完全不同于本发明所要解决的技术问题。因而，在对比文件1所记载的技术内容中，完全没有公开甚至提及或暗示使用如本申请的权利要求1所要求保护的技术方案中的“期望范围的提升力阈值”来选择最佳的提升辅助机构。就此而言，申请人认为，在没有阅读本申请的申请文件的情况下，本领域技术人员基于对比文件1自身所记载的技术内容的是不会有任何动机或理由会将对比文件1所公开的技术内容修改成如本申请的权利要求1包含的技术特征所限定的那样来“使用“期望范围的提升力阈值”来选择最佳的提升辅助机构”。

基于以上分析内容，不管从所要解决的技术问题，还是为解决该技术问题所采用的技术手段来看，对比文件1都没有提及或教导有关上述区别技术特征的任何内容，无法提供在其中进一步应用上述区别技术特征以期获得如上所述本申请的权利要求1所要求保护的技术方案的任何启示。本申请的权利要求1所要求保护的技术方案相比于对比文件1是非显而易见的。

此外，根据本申请原始提交的说明书的记载内容可以看出，在本申请的权利要求1所要求保护的技术方案中，通过采用上述区别技术特征，产生了如下有益效果：通过限定期望范围的提升力的最小力和最大力来帮助提升，从而防止造成损坏。换言之，本申请的独立权利要求1所包含的上述区别技术特征与其余技术特征在技术上相互关联且相互作用，并且在功能上相互支持，作为整体为本申请的独立权利要求1所要求保护的技术方案带来了如上所述的有益的技术效果。

鉴于上述，申请人认为，本申请的权利要求1所要求保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，符合专利法第二十二条第三款的规定，具备创造性。

在上述案例的后续审查中，审查员接受了专利申请人的以上意见陈述，认定本专利申请的权利要求1的创造性（案例来源于真实案件但具体表述上有修改）。

从上述案例可以看出，所属领域的技术人员基于作为现有技术的对比文件1的公开内容，仅仅能够意识到其所要解决的技术问题为如何控制窗帘位置，而并不关注如何防止造成损坏。在这种情况下，本领域技术人员在没有阅读本申请的技术方案的情况下，并不能够意识到要为解决的技术问题“如何确定用于窗帘系统的最佳提升辅助机构，从而防止造成损坏”而采用区别技术特征，因此更不可能为解决该技术问题给出任何的技术启示，这就意味着所属领域的技术人员尚不具备改进该现有技术的动机。