魏彦

1.前言

有些企业会围绕一个核心研究成果或项目，提出一系列的发明，进而申请多项专利。一些海外企业在这样进行申请时，往往会做成一件“整体”说明书，其公开了该研究成果或项目的全部的创新技术，进而分别总结出不同范围的权利要求，来申请多项专利。这样虽然在一定程度上提高了撰写效率，然而，因各国法律差异，可能会带来一定风险。

 

2.案例

近日，我司承办了四件某海外企业通过PCT途径进入中国的发明专利申请，这些PCT申请，在其本国不同日期先后提出了本国申请A1、B1、C1、D1；然后分别以申请A1、B1、C1、D1为优先权，提出了PCT申请，即A2、B2、C3、D2；现在以PCT途径进入中国而成为进入中国国家阶段的申请A3、B3、C3、D3。

我们在处理中发现，这四件申请的说明书内容极为相似，甚至可以认为公开了基本相同的内容，但是，这四件申请的优先权申请（A1、B1、C1、D1）的申请日是不同的，也就是说，进入中国国家阶段的各申请（A3、B3、C3、D3）的优先权日是各不相同的。我们经过研究核实后，认为这四件进入中国国家阶段的申请A3、B3、C3、D3，很可能会成为抵触申请。

 

3.释义

《专利审查指南》中对抵触申请有这样的记载：根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后 （含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。

并且，特别指明了判断基准：审查员在检索时应当注意，确定是否存在抵触申请，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书，而且要查阅其说明书 （包括附图），应当以其全文内容为准。①

如上所述，“任何单位或者个人”也包括申请人自身，即，只要两件申请属于同样的发明或者新型，即使申请人相同，也有可能成为抵触申请。

上述申请A3、B3、C3、D3优先权日不同，符合“在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后 （含申请日） 公布的”情形，在后申请的说明书内容又几乎被在先申请公开，符合“同样的发明”的情形，那么在先申请将损害在后申请的新颖性，成为在后申请的抵触申请。

 

4.差异

关于抵触申请，IP 5之间有各种差异，作为主要差异，也是重要关注点之一，在于“抵触申请”是否包括“多件申请由同一申请人提出”的情形。

如上所述，在中国，就上述说明书几乎相同的A3、B3申请而言，如果B3的优先权日早于A3的优先权日，并且A3相对于B3又符合“在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后 （含申请日） 公布的”情形，那么即使两案为同一申请人，B3也可能会构成A3的抵触申请。

但是，如果类似案例发生在日本，则不构成抵触申请。这是因为，在中国和欧洲，“抵触申请”包括“多件申请由同一申请人提出”的情形，而在美国、日本和韩国则不包括。当然，关于“抵触申请”，IP 5之间还有其他区别，但不在本文讨论范围之内，这里不再赘述。关于这点区别，可以参照下表。

 

表1

 

这样一来，以在美国、日本和韩国提出的专利申请的作为优先权进入中国时，申请人或者其代理机构有必要核查抵触申请相关的风险。

 

5.风险

我们可以参照另一案例：申请人在日本撰写了一份关于系列产品的整体说明书，其记载了产品U1的改善方案和产品U2的改善方案，并且以U1的改善方案做成权利要求并提出了专利申请P1了。数月后（P1尚未公开），该申请人对U2的改善方案进行研究后，以此作为权利要求并且沿用了上述整体说明书而提出了专利申请P2。之后，该申请人分别以P1和P2作为优先权而在中国提交了申请P1’和P2’。

该申请人在中国分别委托了两家专利事务所来分别处理申请P1’和P2’，两家事务所分别在翻译后交局，最终在实质审查阶段，因P1’构成P2’的抵触申请，导致P2’被驳回。

如上所述，申请人的系列申请，用共同说明书或整体说明书在海外提出的不同申请，在进入中国时很容易忽略其抵触申请的风险，并且特别在委托不同专利事务所办理时，可能在相似内容上花费更多翻译费用和时间成本，却最终导致在后申请无功而返。

 

6.救济

一般而言，可以通过分案申请来对在后申请达到一定程度的救济。

就上述日本案例而言，当P2’被驳回后，申请人以P1为母案提出分案申请P1‘’，将原本要以P2’保护的权利要求纳入P1‘’。然而，相对于原申请，分案申请在不仅时限上有一定限制，在权利要求的撰写上，也比母案要求更加严格（例如要审超范围⑥），一些在撰写中可以进行的概括，有可能会被专利法33条的严格要求挡在分案之外。当然，还会耗费多余的时间和精力。

 

7.规避

如上表所示，由于各国法律存在差异，海外企业在中国申请系列案时，建议以如下方式核查抵触申请风险。

（1）本国系列案做成后，尽量不要用统一的整体说明书进行本国申请。

（2）若难以避免整体说明书，则尽量于同日进行系列案的本国申请。

（3）若难以规避上述（1）、（2）两项，则针对在后申请，可以主张多项优先权，将在先申请主张在其中。

（4）尽量将系列案委托同一中国专利事务所进中国，以提高抵触申请风险的发现几率。

 

注释：

1.《专利审查指南》（2023）第二部分第三章2.2

2.《美国专利改革法案》第102条(a)款

3.《欧洲专利公约》第54条第2、3款

4.《日本特许法》第29条第2款

5.《韩国专利法》第29条第3款

6.《中华人民共和国专利法实施细则》第53条3款