张大皓

 

中国专利审查指南规定享有外国优先权需要具备以下条件：(1)申请人就相同主题的发明创造在外国第一次提出专利申请后又在中国提出专利申请。(2)就发明和实用新型而言，中国在后申请之日不得迟于外国首次申请之日起十二个月。(3)申请人提出首次申请的国家或政府间组织应当是同中国签有协议或者共同参加国际条约，或者相互承认优先权原则的国家或政府间组织。专利行业从业人员在考虑是否享有外国优先权时往往会侧重于考虑是否符合相同主题、首次申请以及时间限制的要求，但是往往忽略了享有外国优先权对于申请人的要求。享有外国优先权的问题必然涉及两个申请：在先申请和在后申请。当二者的申请人不完全一致时，应当如何判断在后申请是否享有针对于在先申请的优先权呢？国家知识产权局（CNIPA）2023年10月20日做出了CRISPR核心专利的无效宣告决定，该决定第一次涉及外国优先权成立对于申请人一致性的要求。中国和欧洲在这个问题上存在差异，值得讨论和研究。

 

CRISPR专利权之战

CRISPR(成簇规律间隔短回文重复序列)是近年来生命科学领域最耀眼的技术。虽然2020年诺贝尔化学奖颁发给了卡彭蒂耶和杜德纳以表彰她们在CRISPR技术上取得的成就，但是在CRISPR应用于真核生物的专利权方面，张锋团队在美国取得了全面胜利。同样属于张锋团队的与中国专利201380070567.X同族的欧洲专利EP 2771468 B1在获得专利权的9个月异议期间，被第三方提出异议。最终欧洲专利局的异议部门和上述委员会撤销该欧洲专利权。目前该技术的专利权之争蔓延至作为除美国和欧洲之外第三战场的中国。2023年1月9日图尔金株式会社提出了针对张锋团队的CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic repeats)技术的核心中国专利(专利号201380070567.X)的无效宣告请求，由此，CRISPR技术的专利权争夺在中国打响了第一枪。

 

2023年10月20日国家知识产权局发出了关于张锋团队的CRISPR技术的核心专利(专利号201380070567.X)在中国的专利无效宣告案件(案件编号4W114708)的无效宣告决定，宣告专利权部分无效。

 

争议焦点

张锋团队的CRISPR核心专利在欧洲的异议和中国的无效宣告程序中均被异议请求人或无效宣告请求人提出：由于其在后申请的申请人与最早的两个优先权申请(P1 61/736527；P2 61/748427)的申请人不一致，由此不能享受P1和P2优先权。而在P2和P3存在了足以破坏全部权利要求新创性的公开内容。由此，在P1和P2优先权不成立的情况下，全部权利要求专利权将不具备新颖性、创造性从而应当被撤销或宣告无效。但是欧洲专利局和中国国家知识产权局就这个焦点问题，给出了不同的决定结果。

 

优先权的转让情况

优先权申请P1和P2是美国的临时申请，其主要的发明人包括张锋(Zhang Feng)、丛乐(Cong Le)和卢西亚诺•马拉夫尼(Marraffini Luciano)等。在提出优先权申请之后，张锋将P1和P2优先权的权利转让给布罗德研究所有限公司和麻省理工学院，丛乐将P1和P2优先权的权利转让给哈佛大学校长及研究员协会，马拉夫尼将P1和P2优先权的权利转让给洛克菲勒大学。但是，张锋团队在随后提出的PCT国际申请中仅列出了布罗德研究所有限公司、麻省理工学院和哈佛大学校长及研究员协会作为三个共同申请人并提供了优先权转让证明，而并没有列出洛克菲勒大学。这导致了在后申请的申请人与外国优先权申请的申请人(发明人)不符的情况。

 

欧洲异议

在欧洲，异议方提出由于欧洲申请的申请人中至少没有包括洛克菲勒大学，由于与在先申请的申请人不一致，不能享受P1和P2的优先权。张锋团队的主张是：(1)欧洲专利局没有权力评价优先权是否成立，应该由各个成员国管辖；(2)欧洲专利公约中规定(EPC Article 87(1))提出在先申请的“任何人（Any person）”享有优先权，在共同申请人的情况下，该“任何人（Any person）”应当解释为共同申请人中的之一或一部分；(3)优先权成立应当适用优先权申请所在国（美国）的法律解释。

 

欧洲专利局异议部门和上述委员会认为欧洲专利局至少为了审查实质的新创性问题，有必要也有权力审查优先权是否成立；并且欧洲专利局不接受采用美国的法律解释，即在优先权判定时考量发明人做出的贡献。

 

特别地，在优先权成立是否要求申请人与完全一致的问题上，欧洲专利局做出了回应。首先，“任何人（Any person）”应当解释为所有申请人。上诉委员会强调，欧洲专利公约(EPC)是《巴黎公约》范围内的一项特殊协议，其规定不能与《巴黎公约》有关优先权的基本原则相抵触。因此，《巴黎公约》第4A条中“任何人（Any person）”的法律概念应解释并适用于EPC。上诉委员会认为，“任何人（Any person）”一词的通常含义在《欧洲专利公约》和《巴黎公约》的所有正式文本中都是不明确的；上下文中也没有有帮助的信息。然而，委员会认为“所有申请人”的解释是对《巴黎公约》真实本意的合理解释。专利权人辩称，“所有申请人”的解释将导致所有权纠纷从而破坏专利本身；并且侵犯了人权，因为一名申请人可以通过拒绝作为后续申请的申请人来勒索其他人。与之相反，上诉委员会认为如果解释为“任何一个申请人”将允许一个或多个申请人剥夺他人在另一国家获得专利的权利，这与《巴黎公约》的目的和宗旨背道而驰。“所有申请人”的解释并不妨碍优先权的行使。此外，申请人可以在没有其他申请人积极参与的情况下向欧洲专利局提交专利申请。最终欧洲专利局的异议部门和上诉委员会认定P1和P2的优先权不成立，并由于由此带来的新创性问题撤销该欧洲专利权。

 

中国无效决定

在中国，针对申请人不一致的问题，无效请求人基于同样事实提出无效理由。主要论点在于：1）形式上中国申请的申请人由布罗德研究所有限公司、麻省理工学院和哈佛大学校长及研究员协会组成，其与作为优先权的美国临时申请的申请人/发明人(张锋、丛乐等)完全不一致，而在审查指南第三部分(国际申请的国家阶段相关规定)没有关于完全不一致的具体规定的情况下，应当参照第一部分第一章第6.2.1.4节的规定，即在申请人完全不一致的情况下，均需要全体在先申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。2)即使认为转让后的在先申请人为三个共同申请人，其也不符合审查指南第三部分关于“申请人之一”的情况，并且不能允许“申请人之一”随意转让其他申请人的合法权利。若允许“申请人之一”未经其他申请人同意随意转让、处分其他申请人的专利权利，将会严重损害其他申请人的合法权利和利益。3)列举了欧洲和韩国的同族案件由于主体资格问题未获得授权。

 

合议组首先对本案所适用的法律法规做出了认定，指出专利审查指南在第一部分第一章6.2.2.4节对于要求本国优先权的规定；第一部分第一章第6.2.1.4节对于要求外国优先权的规定；第三部分第一章第5.2.3.2节对于进入国家阶段的国际申请提供享有优先权的证明做出了规定。本案是进入中国国家阶段的国际申请，即PCT申请，因此，应适用《专利审查指南》第三部分第一章第5.2.3.2节的相关规定：“审查员应当检查国际申请的申请人在申请日时是否有权要求申请中指明的在先申请的优先权。对于不是向专利局提出的在先申请，符合下列情况之一的，应当认为申请人有权要求优先权：⑴在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人。⑵在后申请的申请人是在先申请的申请人之一。⑶在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权。对于⑶的情况，除申请人在国际阶段已经作出符合要求的享有优先权的声明以外，申请人应当提交相应的证明文件。证明文件应当由转让人签字或者盖章。证明文件应当是原件，或者是经过公证的复印件”。

 

其次，合议组针对于请求人提出的申请人“完全不一致”进行了回应。合议组将上述条款中的三种情况之间的关系进行了解释。特别是第三种情形与前两种情形并不是独立的彼此排斥的关系。合议组指出：“第三种情形侧重于获得权利的“动态过程”的描述，而第一种和第二种情形侧重于对于“静态标准”的把握，因此，第三种情形和第一、第二种情形并非严格意义上的互相排斥的并列选择关系，而类似过程与结果的关系。当“在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移”而满足第一、二种情形所罗列的“在后申请的申请人与在先申请的申请人为同一人”或者“在后申请的申请人是在先申请的申请人之一”的静态标准时，应当可以享受优先权，这也是“在后申请的申请人由于在先申请的申请人的转让、赠与或者其他方式形成的权利转移而享有优先权”所指的第三种情形成立的内在要求”。在此基础上，本案的优先权的转让导致共同申请人变更为：布罗德研究所有限公司、麻省理工学院、哈佛大学校长及研究员协会、Habib Naomi和 Marraffini Luciano组成的共同申请人；而在后申请的共同申请人布罗德研究所有限公司、麻省理工学院和哈佛大学校长及研究员协会被视为是在先申请的共同申请人之一或一部分。换句话说，本案通过符合第三条规定的优先权转让，实现了对于第二条规定(在后申请的申请人是在先申请的申请人之一)的满足。

 

最后，合议组对优先权的法律意义和地位进行了解析。优先权不具有与申请权类似的财产权性质，本质上仅仅是判断新颖性或创造性时申请人所享有的时间上优先的权利，但其与申请权也存在紧密联系，依赖于申请权，不能脱离申请权单独存在，是由申请权派生出来的一种时间上优先的权利，因此，通常认为其地位和重要性低于申请权。与申请权转让时的受让方的相对唯一性相比，单纯的优先权转让可以同时针对多个不同的受让方进行。在多次优先权转让的情况下，这些不同的在后申请人的能否享受优先权的地位也是相同的，在先的优先权转让并不会直接导致在后的优先权转让无效，只是在实质审查的过程中不同的在后申请人可能需要协商解决重复授权的问题。因此，对在先共同申请人中其他申请人的权利影响相对较小。并指出欧洲和韩国专利在外国优先权成立的相关规定上与中国不同。

 

基于上述理由，合议组在主体资格的层面上认定请求人提出的进入中国国家阶段的国际申请的转让证明必须要求所有转让人签字或盖章的理由不成立。即，认定了优先权的各自转让以及仅有一部分在先申请的申请人提出在后申请并不会导致优先权不成立。

 

最终，尽管在“相同主题”层面上，权利要求1以及引用其的从属权利要求的技术方案被认定与P1和P2不属于相同主题，由此导致不享受P1和P2的优先权，从而由于新创性的问题被宣告无效；但是该专利的权利要求2以及引用其的从属权利要求的技术方案被认定为享受P1和P2的优先权，维持有效。

 

讨论和思考

可以看出，在在先申请与在后申请人的共同申请人不一致的情况下，欧洲和中国具有不同的规定。

 

简单来说，根据欧洲专利规则，该情况下主体资格方面享有优先权的条件为，在先申请的所有共同申请人或其优先权受让人(如果存在优先权转让)都需要被列为在后申请的申请人。如果在后申请的申请人中不包括在先申请的任何一个申请人(或其优先权受让人)，则不享受优先权。欧洲专利局的这种规定更加倾向于认为在共同申请人的情况下，优先权的权利是共同申请人全体共有的一种权利，因此行使该权利行使需要全体申请人做出，而不是一部分申请人做出。该法律解释避免了共同申请人之一或一部分提出在后申请并获得专利权对其他申请人造成的利益上的损害。避免出现申请人中的一部分人恶意地排除掉其他申请人，而独自提出在后申请的情况。也避免了申请人各自提出在后申请之后可能引发的各种权利的诉讼，节约社会资源。但这样的法律解释在一定程度上也削弱了每一个申请人作为个体的权利，使得自己的权利的行使在一定程度上依赖于其他申请人；同时在一定程度上也有可能导致一些申请人不作为，导致权利滥用。

 

与之不同，根据中国审查指南，对于PCT国际申请的国家阶段的外国优先权，主体资格方面享有优先权的条件为在后申请的申请人包括在先申请文件的共同申请人之一即可，并不要求全部申请人；并且规定了优先权的转让并不需要全体签字或盖章。该无效决定的决定要点部分指出优先权与申请权不同，单独的优先权转让性质类似于已授权专利的普通许可，可以视为是一种基于申请权而产生的使用权的授权许可。当在先申请存在多个共同申请人时，其中单个申请人所作出的优先权授权许可并未剥夺其他在先申请人针对其他主体作出类似授权许可的权利，对在先共同申请人中其他申请人的权利影响相对较小。这样的规定给予了共同申请人中每个个体相对自由和灵活的享受优先权的操作空间，更有利于专利权的产生和推广运用。当然这在一定程度上也会导致出现多个重复或类似申请的可能性，决定中也指出如果出现这样的例如重复授权的情况，可以通过在实质审查的过程中不同的在后申请人之间的协商来解决。

 

事实上，中国的专利审查指南在这个问题上的规定比欧洲的规定更加具体和详细，操作性更强。这反映了东方智慧的一种平衡，既注重公平性，又兼顾效率。

 

张锋团队的该专利从技术方案上来说具备可授权的前景，但是由于对在后申请的主体资格的处理不当导致了欧洲和韩国的专利权的丧失，造成了巨大的损失。该案件对专利行业的从业者提出启示，在提出的在后申请与在先申请的申请人不一致或存在转让优先权的情况下，需要特别注意各个国家关于主体资格对于优先权成立的规定。特别地注意欧洲与中国在这方面的差异；而且也需注意到即使在中国国内，关于本国优先权、外国优先权和国家阶段的国际申请的优先权的主体资格也存在着不同的规定。

 

这一无效决定标志着在中国的CRISPR专利权争议中迈出的重要一步，由于该技术的巨大重要性，请求人和专利权人都有强烈的动机对这一决定提出上诉。此外，杜德纳和卡彭蒂耶的CVC团队的CRISPR-Cas9基础专利ZL201380038920.6也正面临着无效宣告的挑战。在中国，关于“基因剪刀”的专利权争议预计将演变成一场持续且激烈的法律斗争。

 

参考文献

1     无效宣告请求审查决定书-第563732号

2     EPO's CRISPR-Cas/Broad Institute Decision T 0844/18

3     Laura Jennings, CRISPR patent appeal decision: EPO maintains “all applicants” approach to priority