作者：周昊雨

 

中国实用新型专利制度是发明专利的一种重要补充。但由于英美澳加等很多国家和地区没有实用新型专利制度，导致其在国际知识产权中的地位并不高，也经常容易被忽视或低估。再加上这几年国家知识产权局加大力度打击非正常专利申请，导致实用新型经常被业界视为“垃圾专利”的重灾区。

 

但实际上，如果实用新型是发明人真实的技术创造或改进的结果，且能够被恰当地撰写为符合法律法规的实用新型的话，其可能比发明专利更为稳定、更为强大；无论在申请阶段、无效阶段还

 

 

 

是授权阶段都可能比发明专利更有优势。

 

 

本文中，我们将从申请、无效和维权三个方面来讨论中国实用新型的利弊，希望读者能够更好地了解中国实用新型制度，以及如何在实务中发挥其最大价值。

 

==实用新型的申请阶段==

在专利申请阶段，实用新型与发明专利最大的不同就是其“没有实质审查“。正因为如此，中国实用新型专利具有“短频快”的特色，通常会在提交申请后1 年左右授权（相比于发明专利的 2-4 年，这种速度是难以置信的）。从某种意义上来说，缺少实质审查有利有弊：好处是申请人可以更快地获得一个权利较为宽泛的专利授权，但弊端是权利要求的稳定性和可授权性无法在申请过程中得到评估或审查。

 

虽然有消息表明国家知识产权局可能很快将对实用新型引入“明显不具有创造性”审查，但这和发明的“创造性”审查相差仍然巨大，并没有在短时间内改变实用新型“无实审”这一事实。

 

从实务的角度讲，为了克服上述“无实审”带来的专利不稳定的弊端，我们强烈建议申请人至少在实用新型的权利要求中增加一些“范围较窄”的权利要求作为退路。比如，可以在权利要求书的最后放入几条范围较窄的权利要求，使其技术方案更接近实际的产品，这样也会使得实用新型的保护范围更加稳定且不容易受到竞争对手发起的无效攻击。

 

==实用新型的无效宣告程序==

另一个重要的区别是中国实用新型对创造性的要求低于发明专利。这也是与德国等其他国家在实用新型专利特色中的一个巨大的不同之处。

 

正是由于实用新型对创造性的门槛要求更低，如果挑战者试图使用三篇以上的现有技术文件结合起来评价实用新型的创造性，则国家知识产权局通常不会采信。因为，如果需要三个及以上的现有技术文件的结合来评价某项权利要求的创造性，从某种程度上来讲似乎已经暗示了权利要求本身具有“创造性”。

 

综上，由于实用新型对创造性的要求更低，其可以很好地保护技术改进相对较小的技术方案。我们在实践中发现，有一些申请人对实用新型较为鄙视，因此在申请日会选择只提交发明专利申请。但现实却是，由于其技术的创造性高度并不高，发明专利申请难以被国家知识产权局认可，最终以申请被驳回告终。如果申请人能够在申请之初就对其发明创造的创造性高度有清楚的认识而决定以实用新型的方式申请，那么就能大概率获得一个相应的权利和保护。

 

如果申请人在申请日时尚不确定应当提交实用新型还是发明专利申请，也可以考虑所谓的“同日发明与实用新型申请”（又称为“双重申请”）策略。“同日发明与实用新型申请”是中国专利法的一种特殊制度，尤其适用于当申请人不确定其技术是否具有足够的创造性高度时，一方面可以在对创造性审查要求较低的情况下较快地获得一个实用新型专利，另一方面又可以大胆去搏一搏对创造性审查要求更高的发明专利。不过，在国家知识产权局打击非正常专利申请的大背景下，“同日发明与实用新型申请”意味着发明专利会被延迟审查几年时间，但从整体申请策略上来看，更早地获得一个实用新型授权专利能够很大程度上弥补发明专利的延迟审查。

 

此外，“同日发明与实用新型申请”甚至解决了中国专利申请过程中实用新型申请和发明专利申请不能相互转换的困境。换句话讲，要想解决“相互转换”的问题，最好的途径（甚至可以说是唯一的途径）就是在专利申请之初就提交双重申请，以此方式提交的实用新型和发明专利可以并行不悖地被国家知识产权局受理和审查，可以最大程度地保护了申请人在中国的知识产权。

 

但是，“同日发明与实用新型申请”也有不适用的时候。例如，通过PCT进入中国国家阶段，申请人必须在实用新型和发明专利之间作出“择一“的选择。这时，就需要申请人综合考虑各种因素，例如（1）快速授权的必要性；（2）是否需要权利要求足够稳定；（3）该技术的创造性高度；（4）在中国进行专利维权的紧迫性（即是否在中国已经存在侵权征兆），以及其他多种因素，如预算和成本等。

 

实用新型的维权阶段

 

假设一件实用新型专利和一件发明专利的权利要求一模一样（虽然这在实操中不可能，否则会有重复授权的问题），则二者在专利维权方面能达到的效果几乎没有区别。这也是为什么实操中很多申请人对中国的实用新型更为感兴趣，因为相比于发明专利，前者可以更早地授权并用以打击潜在的侵权者。

 

实用新型与发明专利在维权阶段的主要区别在于维权的程序和专利权的期限。

 

具体而言，利用实用新型进行专利维权时，专利权人通常需要提前从国家知识产权局获得专利权评价报告。专利评价报告可以视为是一种授权后的检索报告，旨在评估实用新型已授权的权利要求是否具有“专利性”。中国国家知识产权局通常需要1-2个月的时间下发专利评价报告，结果通常是要么正面、要么负面，或部分正面的。

 

一旦专利权人收到正面或部分正面的专利评价报告，他们可以立即通过正式或非正式的法律手段进行实用新型专利维权，例如向电子商务平台投诉、发出警告函、提起行政维权、提起专利侵权诉讼等维权手段。

 

当然，实用新型的专利期限为 10 年，而发明专利为 20 年甚至更长。由于实用新型专利权期限较短，因此可能更适于保护技术更新迭代较快的技术方案。

 

如果您对上述课题或专利代理过程中遇到任何疑问，请随时联系我所的合伙人周昊雨先生（patent@foundin.cn）。 我们很乐意与您探讨具体案件的情况并提供法律意见。