作者：侯艳超

 

专利申请所要求保护的技术方案的创造性是发明专利申请授权的必要条件之一。在专利申请的实质审查过程中审查员通常采用审查指南中明确规定的“三步法”作为主线来进行审查。在实践中，审查员通常会以本专利申请相对于最接近现有技术而言的区别技术特征被其他现有技术公开或者认为区别技术特征属于本领域的公知常识，并且进一步认为现有技术给出了将该区别技术特征应用于最接近现有技术的技术启示，由此认定专利申请要求保护的技术方案相对于审查员所引用的现有技术是非显而易见的，因此认为专利申请要求保护的技术方案不具有创造性。

 

在处理这样的审查意见时需要对专利申请和现有技术的技术方案进行分析，并进一步分析审查意见中关于“三步法”的逻辑链条中是否存在可以争辩和反驳的突破点。笔者认为可以从分析审查意见中认定的区别技术特征是否准确以及该区别技术特征是否被其他现有技术所公开等角度对审查意见中认定的事实进行判断，另外还可以对审查员所认为的现有技术给出了将区别技术特征应用于最接近的现有技术的技术启示的观点进行分析。笔者认为关于现有技术到底是否给出了将区别技术特征应用于最接近的现有技术的技术启示的判断会存在一定的主观性。在关于现有技术中是否给出了技术启示的判断环节，如果能够在现有技术中找到“相反的技术启示/技术教导”，并且基于该相反技术启示进行合理的分析和推理，并得出结论本领域技术人员基于该相反技术启示根本不会将该区别技术特征应用于最接近的现有技术，这样的分析、推理和论述内容会增加专利申请所保护的技术方案具有创造性的说服力。

 

根据审查指南第二部分第四章第3.2.1.1节规定，在根据“三步法”来判断发明具有突出的实质性特点中的第三步中，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际所要解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

 

根据审查指南明确规定的关于现有技术给出了技术启示的内容可以分析得出，从现有技术整体上进行分析和判断，如果本领域技术人员在阅读了现有技术的技术方案之后，根本不会将区别特征结合到最接近现有技术，则可以认为现有技术明确出了与将区别特征结合到最接近现有技术以解决发明实际解决的技术问题相反的技术启示/相桲的技术教导。

 

从现有技术的整体上进行分析和判断，就是要从现有技术所属的技术领域，现有技术本身所要解决的技术问题，解决其技术问题所采用的技术手段，以及通过采用这样的技术手段所带来的有益效果的角度进行全面的分析。笔者从现有技术的整体角度出发，简单列举现有技术中给出了与将区别技术特征应用于最接近现有技术来解决其技术问题“相反/相桲”的技术教导几种情况：

（1）基于最接近现有技术整体上所公开的内容，如果将区别特征应用于最接近现有技术，则最接近现有技术所要解决的技术问题无法得到解决，或者说最接近现有技术所想要实现的预期目的无法实现；基于这样的分析和推理，可以认为最接近现有技术给出了与将区别特征结合到最接近现有技术本身的相反的技术启示/相桲的技术教导；

（2）基于现有技术整体上所公开的内容，如果现有技术本身明确记载了使得本领域技术人员偏离区别特征的内容，则可以认为现有技术给出了与将区别特征结合到最接近现有技术以解决其技术问题相反的技术启示/相桲的技术教导；

（3）基于最接近现有技术整体上所公开的内容，如果针对该实际解决的技术问题，最接近现有技术明确教导了与专利申请所要求保护的技术方案不同的技术方案，则可以认最接近现有技术给出了与将区别特征结合到最接近现有技术本身来解决其技术问题相反的技术启示/相桲的技术教导；

（4）基于最接近现有技术整体上所公开的内容，假设将区别技术特征结合到最接近现有技术，而这种结合将导致最接近现有技术中的相关部件不能实现该部件在最接近现有技术中最初的设计功能，导致原有的系统结构特别是原有系统的核心结构的功能无法实现，则可以认为最接近现有技术给出了将区别特征结合到最接近现有技术以解决其技术问题相反的技术启示/相桲的技术教导；以及

（5）基于最接近现有技术整体上所公开的内容，假设将现有技术与最接近现有技术相结合，而这种结合将导致最接近的现有技术的技术方案中操作原理发生改变，则可以认为最接近现有技术给出了将区别特征结合到最接近现有技术自身以解决其技术问题相反的技术启示/相桲的技术教导。

 

下面结合案例来具体分析如何利用利用“相反的技术启示/相桲的技术教导”来增强创造性的说服力。

案例1要求保护一种具有热塑性结构的层压部件承载件。权利要求1相对于最接近现有技术的区别技术特征在于热塑性结构包括在暴露部分中的弯曲部分，该热塑性结构被固化，使得弯曲部分永久地保持弯曲的结构形状，以形成最终的三维形状。

 

在驳回决定中认为最接近现有技术中刚挠性电路板具有与该申请的权利要求1的相同的热塑性结构。审查员认为基于最接近现有技术公开的内容可知该热塑性结构被固化后，也能够使弯曲部分永久的保持弯曲的结构形状，从而可以获得永久成形的电子设备，其技术效果可以预期，能够获得永久成型的电子设备。

 

面对这样的驳回决定，如果只是简单论述最接近现有技术没有公开该区别技术特征并且现有技术也没有给出将该区别技术特征应用于最接近现有技术的启示的争辩力较弱。在这种情况下，需要从最接近现有技术整体上去分析并且寻找最接近现有技术中是否存在相反的技术启示，以期在复审请求的意见陈述中进行强有力的说理，从而增强该申请具有创造性的说服力。

 

通过研究发现最接近现有技术中明确记载了在存在加热的情况下会导致刚挠性电路板的性能变差，从而导致无法实现最接近现有技术要提高挠性部的弯曲性的预期的技术效果。也就说，基于最接近现有技术所公开的内容，本领域技术人员根本不会对高挠性部（审查员所认为的热塑性结构）进行加热而使其固化，否则最接近现有技术的预期目的将无法实现。因此，可以认为最接近现有技术本身给出了与将权利要求1的上述区别技术特征应用于最接近现有技术本身以解决其技术问题相反的技术启示。基于最接近现有技术公开的技术内容，本领域技术人员不会有任何动机或理由将该申请的权利要求1的技术特征应用到最接近现有技术中来对最接近现有技术的技术方案进行修改来获得该申请的权利要求1所要求保护的技术方案。

 

在案例1中，权利要求1相对于最接近现有技术的区别技术特征还在于热塑性结构的刚度大于热固性结构的刚度。最接近现有技术公开了一种刚挠性电路板，该部件承载件包括绝缘层，所述绝缘层由热固性材料制成，最接近现有技术旨在提高挠性部的弯曲性。也就是说，在最接近现有技术中，绝缘层（热固性材料）包括比部件承载件的高挠性部（热塑性结构）更大的刚度。就此而言，最接近现有技术所记载的技术方案明确偏离了该申请的权利要求1所记载的技术方案热塑性结构的刚度大于热固性结构的刚度。因此可以认为最接近现有技术本身给出了与将该申请的权利要求1的上述区别技术特征应用于最接近现有技术以解决其技术问题相反的技术启示。基于最接近现有技术公开的上述技术内容，本领域技术人员不会有任何动机或理由将该申请的权利要求1的技术特征应用到最接近现有技术中来对最接近现有技术的技术方案进行修改来获得该申请的权利要求1所要求保护的技术方案。

 

案例1在复审请求的意见陈述中通过上述分析和推理，认为如果将该区别特征应用于最接近现有技术，则最接近现有技术所想要实现的预期目的无法实现，以及现有技术本身明确记载了使得本领域技术人员偏离该区别特征的内容的，从而提供了强有力的说理，增强了该申请具有创造性的说服力。案例1在提复审请求后下发了撤销驳回决定的复审决定，最终获得专利授权。

 

案例2求保护一种设备，该设备包括角部分，该角部分耦接到基板，并且该角部分从框架向外突起并且在至少两个方向上延伸，所述至少两个方向基本垂直于所述至少一个柱的纵向轴线，其中，该角部分包括弯曲部分，该弯曲部分在所述块之间的各种相对角度上实现两个块之间的电接触。该专利申请通过该区别技特征所能够实现的技术效果是允许用户（例如，儿童以及初学者成人）了解电路、查看电气部件、可视地追踪电流流动和自由地构建3D。多个块可以串联和/或并联耦接，并且电流可以在并排的、角部对角部和/或堆叠的块之间流动。

 

最接近现有技术公开了一种改进的多面接触电子积木。在最接近现有技术中，为了使得在电子积木上的电连接件的触点数目要更容易的扩展，需要在拼接凸台的外侧面和上下端面上均设置电连接件；在拼块底面的中心位置设有一中心触点，围绕该中心触点均布有四组扩展电连接件，每组扩展电连接件均与相邻的凸台上的电连接件平行设置。也就是说，最接近现有技术公开了在拼块底面的中心位置（而非在该申请的权利要求1所限定的角部）设有一中心触点，这样更容易扩展电子积木上的电连接件的触点数目。最接近现有技术为了更容易扩展电子积木上的电连接件的触点的数目，公开了与该申请完全不同的技术方案来实现电接触。本领域基于最接近现有技术公开的内容根本不会将最接近现有技术修改成通过在块之间的各种相对角度上实现两个块之间的电接触，因为这样的修改将使得最接近现有技术公开的电子积木上的电连接器的接点数量不容易扩展。因此，可以认为最接近现有技术本身给出了与将该申请的权利要求1的上述区别技术特征应用于最接近现有技术本身以解决其技术问题相桲的技术教导。基于最接近现有技术公开的上述技术内容，本领域技术人员不会有任何动机或理由将该申请的权利要求1的技术特征应用到最接近现有技术中来对最接近现有技术的技术方案进行修改来获得该申请的权利要求1所要求保护的技术方案。

 

案例2在复审请求的意见陈述中通过上述合理的推理和分析，认为最接近现有技术为了实现其设计构思而公开了与权利要求1的技术方案完全不同的技术方案，从而认为最接近现有技术给出了相反的技术启示，因而提供了强有力的说理，增强了该申请具有创造性的说服力。案例2在提复审请求后下发了撤销驳回决定的复审决定，最终获得专利授权。

 

案例3要求保护一种于养殖海洋生物的罐状件。权利要求1相对于最接近现有技术的区别技术特征在于：管线具有竖向部段以及水平的倾斜部段，所述竖向部段从主室中的水位上方延伸并且向下延伸到主室中的水中。最接近现有技术公开的出口管必须设置在底部部分中，以传输饲料颗粒和其他废物，最接近现有技术的出口管无法设置有具有竖向部段，否则会损坏最接近现有技术中的出口管的原有功能。也就是说，如果将最接近现有技术中的出口管设置成具有竖向部段，所述竖向部段从主室中的水位上方延伸并且向下延伸到主室中的水中，则最接近现有技术中的出口管将无法实现传输饲料颗粒和其他废物的功能，而出口管是实现连续地或顺序地去除饲料颗粒和其他废物的目的的核心结构，因此本领域技术人员基于最接近现有技术所公开的内容根本不会想到将最接近现有技术中的出口管修改成具有权利要求1所限定的竖向部段。因此，可以认为最接近现有技术本身给出了与将该申请的权利要求1的上述区别技术特征应用于最接近现有技术以解决其技术问题相桲的技术教导。

 

在案例3中，权利要求1相对于最接近现有技术的区别技术特征还在于：管线布置成靠近主室的中央并且布置有泵送装置，所述泵送装置将水进行移动以使得水自由地流动至第一环形室。然而，最接近现有技术的出口管通过初级生产容器与次级生产容器之间的水压差来将水传输到水处理厂。如果将最接近现有技术的出口管设置成包括泵送装置，则这种修改与最接近现有技术的通过水压差来对水进行传输的设计原理相桲。基于最接近现有技术公开的上述技术内容，本领域技术人员不会有任何动机或理由将该申请的权利要求1的技术特征应用到最接近现有技术中来对最接近现有技术的技术方案进行修改来获得该申请的权利要求1所要求保护的技术方案。因此，可以认为最接近现有技术本身给出了与将该申请的权利要求1的上述区别技术特征应用于最接近现有技术以解决其技术问题相桲的技术教导。

 

在案例3的答复第二次审查意见的意见陈述中，通过上述合理的推理和分析，代理师认为，如果将区别技术特征结合到最接近现有技术，则这种结合会导致最接近现有技术中的相关部件不能实现该部件在最接近现有技术中最初的设计功能，导致原有的系统结构特别是原有系统的核心结构的功能无法实现，或者这种结合将导致最接近的现有技术的技术方案中操作原理发生改变，因此认定最接近现有技术给出了相反的技术启示/相桲的技术教导。由此提供了强有力的说理，增强了该申请具有创造性的说服力。案例3在答复第二次审查意见通知书后成功说服审查员，最终获得专利授权。

 

综上，在专利申请进行创造性判断的显而易见的论述中，面对审查员认为本领域技术人员有动机将区别技术特征结合到最接近现有技术来解决其技术问题时，需要认真研究现有技术文件，并且从现有技术的整体上进行分析和判断。可以从上面探讨的几个方面进行合理的推理和分析，如果本领域技术人员在阅读了现有技术的技术方案之后，根本不会将区别特征结合到最接近现有技术，则可以认为现有技术明确出了与将区别特征结合到最接近现有技术以解决发明实际解决的技术问题的相反的技术启示/相桲的技术教导，这样的分析、推理和论述内容会增强专利申请所保护的技术方案具有创造性的说服力。

 

以上，笔者根据对审查指南的理解并结合专利实践提供了如何利用“相反的技术启示”来增强创造性的说服力的一种思路，当然也会存在其他的分析和推理思路。目的在于从整体上分析现有技术，从而找到有利于专利申请的创造性的说理依据。由于个人理解肤浅，经验有限，如有错误和考虑欠妥之处，请各位同仁批评指正。

 

参考文献

《审查指南2010》 ，知识产权出版社，中华人民共和国知识产权局，2010年1月；

《以案说法-专利复审、无效典型案例指引》 ，知识产权出版社，国家知识产权局专利复审委员会，2018年9月。