作者：周昊雨、张云娇
摘要：专利权评价报告是一种由国家知识产权局根据专利权人、利害关系人或者被控侵权人的请求，对实用新型或者外观设计专利进行检索、分析和评价后出具的报告。它主要在人民法院审理或者管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷中作为证据使用，以确定是否需要中止相关程序。本文中笔者主要根据现行专利法以及审查指南草案（2022）中的相关规定，并结合以往工作经历对专利权人或利害关系人提交专利权评价报告请求所应考量的因素进行简要探讨。
目前，越来越多的申请人在中国递交实用新型专利申请和外观设计专利申请。外观设计专利申请量的增加可能主要归因于中国在2021年开放了局部外观设计的大门，并在2022年加入了海牙工业品外观设计体系。实用新型专利申请量的增加可能主要归因于中国专利法中对实用新型的创造性要求明显低于发明专利，并且实用新型专利申请的授权率和授权速度通常都明显优于发明专利申请。
然而，正是由于实用新型和外观设计专利申请仅需经过初步审查，而无需经历实质审查程序，故实用新型和外观设计专利权的稳定性较差。如果专利权人不能正确认识到这种法律上的不稳定性，过于草率地对他人实施专利的行为提出专利侵权指控，则有很大可能性陷入专利权被宣告无效的境地，于己而言耗时耗力，于他人而言对其正常的生产经营活动造成影响。因此，专利权评价报告作为国家知识产权局官方出具的评价是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件的报告，其在一定程度上可以弥补实用新型或外观设计专利未经实质审查程序而导致专利权稳定性较差的问题。
鉴于此，许多知识产权界的律师和代理人通常会建议专利权人，如果想要对实用新型或外观设计专利进行维权，可以预先请求国家知识产权局出具专利权评价报告，而后再根据评价报告来决定是否实行或继续实行维权活动。然而，笔者认为这种法律建议可能不甚恰当，因为专利权评价报告就像一把双刃剑，如果专利权评价报告的结果是正面的，这将使专利权人更有信心进行专利维权；反之，如果专利权评价报告的结果是负面的，通常会对专利权人在维权方式上的选择造成较大的不利。
此外，需要注意的是，国家知识产权局针对同一实用新型专利或外观设计专利将仅出具一份专利权评价报告，而不可能出具多份报告。如有多人针对同一实用新型或者外观设计专利提出请求的，国家知识产权局将合案处理，只作出一份专利权评价报告；而且，在专利权评价报告作出之后又有人再次提出请求的，国家知识产权局将不予受理该请求。
需特别注意的是，国家知识产权局在作出专利权评价报告后，评价报告的结果会面向社会公众公开，任何单位或者个人均可以查阅或者复制。尽管专利审查指南明确规定可以根据请求人提交的书面请求修改专利权评价报告，但实践中出现该情形几率极小，除非专利权评价报告中存在明显错误，例如著录项目信息或文字错误、法律适用明显错误、结论所依据的事实认定明显错误等。鉴于上述专利权评价报告的结果不会改变，并且可以立即被公众检索到，笔者认为专利权人对是否请求评价报告的决定应更加谨慎。
综上所述，针对实用新型或外观设计专利请求专利权评价报告对于专利权人而言是一相当重要的决定，而绝非仅仅是一个无关紧要的程序性工作。作为一名较为知悉专利权评价报告的诸多优点及缺点的专利从业人员，笔者不建议专利权人草率地提交专利权评价报告请求，在后文中将对此作进一步阐明。
一、谁可以请求专利权评价报告？
根据现行专利法和国家知识产权局的实践操作，在实用新型专利或外观设计专利被授予后，（i）专利权人、（ii）利害关系人或（iii）被控侵权人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。而对于处于在审状态、尚未授权的实用新型或外观设计专利申请，任何人均不得请求专利权评价报告。对于以上三种有权提交专利权评价报告请求的主体，笔者将在下文分别讨论。
对于上述主体之一的（i）专利权人，专利审查指南草案（2022）（下文简称为“草案”）中规定，实用新型或者外观设计专利权为多个专利权人共有的情况下，请求人可以是部分专利权人，且无需全体专利权人一致同意。
对于上述主体之二的（ii）利害关系人，草案将其规定为“有权根据专利法第六十五条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人”。如果该草案最终获得通过，则主体“利害关系人”将可能包括：
（1）“独占许可”的被许可人；
（2）专利权人放弃起诉权情况下的“排他许可”的被许可人；以及
（3）专利权人授予起诉权情况下的“普通许可”的被许可人。
根据草案规定，在专利维权过程中，人民法院或者管理专利工作的部门只可以要求（i）专利权人或者（ii）利害关系人提交专利权评价报告，而不得要求（iii）被控侵权人出具专利权评价报告。由此可以看出，专利稳定性评价的举证责任在原告/申请人一方，而非被告/被申请人一方。笔者认为，这也是先前的专利法一直没有将被控侵权人纳入可以请求专利权评价报告的主体的原因之一。
此外，对于提起专利侵权纠纷时专利权评价报告是否具有必要性，最高人民法院在审理最高法民再383号（2020）案中给出的观点是，专利权评价报告是审理、处理专利侵权纠纷的证据，但不属于原告在提起专利权民事诉讼时必须提交的证据，人民法院仅因原告未按照要求提交专利权评价报告而裁定驳回起诉的，最高人民法院不予支持。据此，可以看出，专利权人或利害关系人即使在人民法院或者行政执法机关提出要求专利权评价报告后仍拒不提交的，人民法院或者行政执法机关也不得仅以此为由而予以驳回。
然而，随着国家层面对知识产权侵权的司法保护的加强和国内创新主体对知识产权的建设和保护意识的提高，国内知识产权侵权诉讼案件呈现出快速增长的态势。在此背景下，由于评价报告不是司法机关审理和行政机关处理侵权纠纷的立案条件，如果专利权人或利害关系人无故拖延、甚至不请求作出评价报告，特别是在专利权人或利害关系人自身发现了存在明显不利于实用新型或外观设计专利稳定性的现有技术的情况下，这对被控侵权人而言是有失公平的。由此，将专利权报告请求主体扩大至被控侵权人具有积极意义，允许被控侵权人主动提交专利权评价报告，特别是在原告不愿提交的情况下，能够更为有效地帮助司法机关和行政机关理清案件事实，快速作出裁定，从而促进评价报告发挥定纷止争的作用。
对于上述主体之三的（iii）被控侵权人，目前的定义仍存在广泛争议。根据草案，“被控侵权人”是指：（a）已被控侵权或（b）将可能被控侵权的任何单位或个人。对于“可能被控侵权”的解释，草案给出如下示例“收到专利权人发出的律师函、电商平台投诉通知书等的单位或者个人”（审查指南草案2022，第五部分，第十章，第1、2.1、2.2和2.3节）。
显然，根据草案的解释，如果任何单位或个人仅收到律师函（例如警告函）但尚未以专利侵权为由被起诉至法院的，该单位或个人则被赋予了请求国家知识产权局出具专利权评价报告的权利。但是，国家知识产权局目前采取的做法似乎与草案的规定有所不同。如果当事人仅收到律师函并向国家知识产权局提出专利权评价报告请求的，国家知识产权局原则上都会予以驳回，并发出“请求视为未提出”的通知书。我们曾试图与国家知识产权局工作人员就此问题进行过讨论，国家知识产权局工作人员似乎认为，只有已然在诉讼中或行政维权程序中被指控专利侵权的当事人才有资格请求专利权评价报告。换言之，国家知识产权局对“被控侵权人”的解释更为保守，接近实际被控侵权人，而非即将或可能被控侵权的潜在被控侵权人。
鉴于国家知识产权局的上述态度，实用新型或外观设计专利的专利权人（或利害关系人）目前可以在没有专利权评价报告的情况下向潜在侵权者发出警告函。由于收到警告函的潜在侵权人在现行制度和实践中无权请求专利权评价报告，因此其很可能需要花费额外时间和金钱来分析专利侵权风险，甚至花费大量精力检索现有技术或现有设计以为提交专利无效请求做好准备。
坦白而言，笔者认为，国家知识产权局目前的处理方式对“潜在侵权人”可能有失公平，原因是实用新型专利和外观设计专利从未经过实质审查，权利人可以较为容易地获取“较大保护范围”的专利，并据此可以轻易地向竞争对手发送律师函。笔者猜测国家知识产权局目前对“潜在侵权者”的请求的处理方式是在草案尚未正式通过下的“暂行”做法。为此，笔者建议国家知识产权局认真考虑草案的提议，同时给与潜在被控侵权人（例如收到警告函的单位或个人）与实际被控侵权人（例如被起诉至法院的单位或个人）相等的请求专利权评价报告的权利，以防止实用新型或外观设计专利权人滥用专利权利。
二、什么时候需要专利权评价报告？
根据现行的中国专利法和实践，仅少数执行程序明确需要专利权评价报告：
(i) 向电子商务平台投诉实用新型或外观设计专利侵权的程序；
(ii) 向海关提交实用新型专利或外观设计专利备案的程序；以及
(iii) 实用新型或外观设计专利开放许可声明。
对于(i)和(ii)，其主要是因为电商平台和海关不专于办理专利事务，必然需要国家知识产权局出具正面的专利权评价报告，专利的可专利性才更具可信度。对于（iii），开放许可在我国是一个全新的制度，也需要专利权评价报告保驾护航，因为只有正面的专利权评价报告（或部分正面的专利权评价报告）才能让潜在的被许可人对专利的可专利性和可维权性更有信心。
另一方面，如上文所讨论，在人民法院或管理专利工作的部门对专利侵权纠纷的处理程序中，虽然通常会要求原告/申请人提供专利权评价报告，但其并不是必须的（见最高人民法院在审理最高法民再383号（2020）案）。换言之，专利权评价报告的出具不属于行政决定，而仅仅视为一种“证据”。即，专利权评价报告仅是国家知识产权局单方面在不与请求人进行任何意见交流情况下作出的报告，其仅能在一定程度上表明专利权的稳定或不稳定。笔者认为，这也是该评价报告仅能作为审理、处理专利侵权纠纷的参考证据，而不能作为立案的条件的缘由之一。由此，如果满足某些条件，例如，如果专利权人能够提交证据证明该专利在无效程序中被维持有效，那么专利的稳定性就得到了某种程度的确认，此时专利权评价报告就显得可有可无了。此外，如果法院或专利行政执法部门没有明确要求专利权人或利害关系人在专利侵权纠纷中提供专利权评价报告，则意味着在这种情况下专利权评价报告也是非必要的。
对于其他维权方式，例如发送警告函、公证购买或网页公证，实践中均不需要专利权评价报告，因为这些不是专利维权的官方方式。
一般而言，笔者结合自身的工作经验给专利权人的建议是“非必要情况下，建议不请求专利权评价报告”。一项已授予但相对“未确定”的实用新型或外观设计专利权可能会对您的竞争对手产生巨大的威慑。如前所述，即使没有获得专利权评价报告，专利权人仍然可以向潜在侵权者发警告函。这样，责任负担就会转移到潜在侵权人身上，他们必须认真对待收到警告函这一事件，且在目前的司法制度下，仅收到警告函的被控侵权人又无法请求国家知识产权局出具专利权评估报告。
即使请求专利权评价报告是必要的，笔者仍建议专利权人（或利害关系人）在向国家知识产权局提出请求出具专利权评价报告之前，先通过专利律师事务所进行预检索，对自身专利的稳定性做到大致心中有数，以避免意外收到负面评价报告的风险。如果专利律师事务所的检索结果显示实用新型或外观设计专利权相对稳定，那么专利权人可以进一步提专利权评价报告请求，这种方法将增加获得正面专利权评价报告的信心和可能性。如果专利律师事务所的检索结果显示存在明显破坏专利新颖性或创造性的现有技术，那么专利权人可以考虑将维权方式调整为不需要评价报告的方式，例如仅发送警告函并私下和解。
此外，需要注意的是，即使专利权评价报告的结果是负面的，也并不意味着该专利权必然会被无效。实践中确实存在着专利权评价报告为负面的实用新型，在一轮无效攻击后仍然被维持有效的案例（例如，CN201420786681.4）。如前所述，专利权评价报告不是行政决定，请求人不能就此提起行政复议和行政诉讼。因此，在专利权评价报告为负面的情况下，如果专利权人或利害关系人不同意此报告的结果，并且通过专利律师事务所进行的检索表明专利稳定性，专利权人或利害关系人仍然可以考虑提起侵权诉讼，并等待被控侵权人发起无效攻击，或者甚至可以自行发起无效程序以“自证专利的有效性”。
更重要的是，即使收到负面的专利权评价报告，并不意味着专利权人不能在法庭诉讼中成功维权。这是因为，如前所述的，专利权评价报告在侵权诉讼中仅被视为证据。如果专利权人在专利权评价报告为负面的情况下仍有充分的理由来支持专利的有效性，法院仍可能作出对专利权人有利的判决。例如，去年我司代理的一件专利权评价报告为负面的外观设计专利就在北京知识产权法院进行的专利侵权诉讼中获得了最终胜诉。
以上内容是笔者结合自身的工作经历以及对现行专利法和草案中相关规定的浅显见解而得出的，仅代表个人观点，希望对业界同仁以及对未来可能请求国家知识产权局出具知识产权报告的单位或个人有所助益。
