史二梅

 

《专利审查指南2023》规定：通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。

 

此外，《专利审查指南2023》还规定：对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

 

根据我国的专利实践，一项专利权的授予条件和侵权条件都是以技术方案和技术特征作为判断客体的，而技术领域是考量技术方案和技术特征所表达的技术含义的前提。同样的技术特征在不同的技术领域中可能具有特定的含义，因此权利要求中所包含的“用途限定”对于权利要求的整个技术方案和其中的技术特征的理解可能具有重要的意义，因而不能够被随意忽视。

 

笔者认为，在判断“用途限定”对产品权利要求的限定作用时，主要可能在于判断该“用途限定”是否对产品的结构或组成产生实质性影响。如果一项产品权利要求中的“用途限定”仅是对所要求保护的主题产品的一种应用方式，而不涉及该产品的结构或组成的任何变化，则该“用途限定”可能不能为权利要求带来实质性的技术贡献。相反地，如果一项产品权利要求中的“用途限定”并非仅简单地描述了产品的应用方式，而是结合了具体的结构改进，并且这种结构改进在该特定的“用途”领域内具有突出的实质性特点和显著的进步，则该“用途限定”能够为权利要求带来实质性的技术贡献。

 

以下提供两个具体的案例来进行讨论。

 

案例一

案件经过

 

1、针对国家知识产权局于2016年6月29日授权的专利“手机计步器”，无效宣告请求人以权利要求1-9不具备创造性为由向原专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了相关证据。

 

该涉案的专利的独立权利要求1为：

 

“1.一种手机计步器，其特征在于：包括底座、带手机固定放置空间的摇摆架以及驱动摇摆架摆动的电磁驱动装置，所述摇摆架可摆动的设置于底座上，所述电磁驱动装置包括固定在摇摆架上的永磁块以及可通电产生与永磁块对应磁极相同的电磁发生器，电磁发生器的电磁线圈位于永磁块下方。”。

 

2、原专利复审委员会经审理后发出《无效宣告决定》，认为包括独立权利要求1在内的多项权利要求不具备创造性，因而宣告本专利权部分无效。在《无效宣告决定》中，原专利复审委员给出的理由至少包括：涉案专利的权利要求1中的“手机计步器”仅是对具有计步APP的手机放置于该机械装置上通过自动摇摆可以实现手机内APP自动计数的用途描述，该用途限定对判断本专利权利要求1所述的技术方案是否具备新颖性或创造性不起作用。

 

3、专利权人不服原专利复审委员会发出的《无效宣告决定》，向北京知识产权法院提起一审诉讼。

 

专利权人陈述的理由至少包括：1）被诉决定关于本专利权利要求1前序部分技术特征“手机计步器”对权利要求1不具有限定作用的认定错误。本专利权利要求1的整体结构特征反映了“手机计步”的用途，解决了“辅助手机进行自动计步”的技术问题，也就是说，“手机计步”的用途对本专利权利要求1的整体技术方案具有限定作用；2）被诉决定遗漏了本专利权利要求1与证据3的区别特征“手机计步”，被诉决定关于本专利权利要求1实际解决的技术问题是“实现手机自动摇摆”的认定错误。

 

4、一审法院经审理后认为专利权人的主张缺乏事实和法律依据，不予支持。

 

关于“权利要求1中的手机计步器的用途限定对判断本专利权利要求1所述的技术方案是否具备新颖性或创造性不起作用” 这点，一审法院提供的理由至少包括：

 

“虽然本专利权利要求1的主题名称为手机计步器，但其技术方案实质为一种可放置手机的自动摇摆机械装置，其功能在于带动手机自动摇摆，只有当具有计步APP的手机被放置在该装置的手机固定放置空间并被自动摇摆时，手机计步功能依赖于手机计步APP才能得以实现。再次，无论手机是否具备计步APP，或者手机是否放置在该机械装置上，本专利权利要求1所述的自动摇摆机械装置在通电情况下均可实现自动持续摇摆功能，可见“手机计步器”仅是对具有计步APP的手机放置于该机械装置上通过自动摇摆可以实现手机内APP自动计数的用途描述，该用途限定对判断本专利权利要求1所述的技术方案是否具备新颖性或创造性不起作用。”。

 

5、专利权人不服一审判决，向最高人民法院提起二审请求，请求撤销一审判决和被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。

 

6、二审法院经审理后认为，专利权人的上诉请求不能成立，应予驳回，一审判决裁判结果正确。

 

关于“在判断本专利的新颖性及创造性时是否应当考虑权利要求中的主题名称“手机计步器””，二审法院作出了充分的分析，在此节选如下：

“本案中，本专利主题名称虽然为“手机计步器”，但首先，从权利要求书及说明书的记载来看，本专利所要求保护的技术方案只是一种带有手机放置空间的可摇摆的机械装置，通过电磁驱动装置产生的磁力和摇摆架自身重力的交互作用，使放置在摇摆架上的手机自动摇晃，其本身并不具有计步的功能和效果。计步是由手机内置的陀螺仪、震动传感器、重力感应器等硬件及带有计步功能的软件协同作用实现的。也就是说，能否实现计步功能，并非由本专利所要求保护的技术方案决定，而是由放置在本专利产品上的手机所配置的软件及硬件决定。将不具有计步功能的手机放在本专利产品上并不能计步。故本专利权利要求的技术内容实质上是“一种自动摇晃手机的装置”，而非手机“计步器”，主题名称中的“计步器”与权利要求的技术内容不相适应。

本专利技术方案本身与手机计步软件及相应硬件均没有直接关系，其只是一个能够放置手机使手机自动摇晃的装置，通过自动摇晃手机，可以使手机软件及硬件误以为手机用户处于运动状态中从而记录步数。所谓“计步”只是描述了本专利产品的一个用途，其对产品本身的形状、结构并不具有任何影响。无论是否有手机放置在本专利产品上、所放置的手机是否具备计步功能，本专利在通电时都可实现自动持续摇摆功能。

综上，本专利主题名称中的“计步器”对专利权保护范围不具有实际限定作用。”

 

案例二

案件经过

 

1、针对国家知识产权局于2006年7月12日授权的专利“多用快速棘爪扳手”，无效宣告请求人以权利要求1-3不具备新颖性、创造性为由向原专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了相关证据。

 

2、对此，专利权人修改了权利要求，修改后的独立权利要求1为：

 

 “1. 一种用于拧紧或松开各种螺母、螺栓、水管和扭动异型工件的多用快速棘爪扳手，该扳手包括柄体(1)、扳口(2)和弹簧固定结构(3)， 柄体头部(4)呈半圆状，半圆状部分有防滑齿(5)，半圆状部分下方有一 条状槽口(6)用于容纳插入扳口后部(7)，销钉(8)将扳口后部与柄体 前部固定为一整体，其特征是条状槽口内有一由弹簧(9)和弹簧固定销(10) 组成的弹簧固定结构(3)，弹簧固定销横穿条状槽口两侧壁下部，成为弹 簧一端足缠绕其上的固定支点(12)，弹簧另一端足穿入扳口后部(7)的 插入条孔部分形成另一支点(13)，弹簧施行张力，将扳口(2)向上顶住， 使扳口(2)头部与柄体头部半圆部分(4)形成一开口(14)，扳口背部的 下半部和扳口头部腹侧均有防滑齿(15)。”。

 

原专利复审委员会经过审理后认为修改后的权利要求1具备创造性，维持了本专利有效。在《无效宣告决定》中，原专利复审委员会给出的理由至少包括：虽然无效宣告请求人提供的证据3《弹簧手册》公开了一般机械领域中螺旋扭转弹簧的一种安装示例，但没有明确说明该安装固定方式的具体应用场合和技术启示。另外，本涉案专利的棘爪扳手涉及的一种相对较为古老的手动工具技术领域，其技术发展较为成熟，作出小的改进都非轻而易举。

 

总结

在判断“用途限定”对专利权的保护范围是否具有实际限定作用时，应当考虑该限定的用途是否对所要求保护的产品本身带来实质性的影响。如果权利要求中所限定的用途与权利要求的技术内容不相适应或对要求保护的产品形状、构造没有实质性影响，则对专利权的保护范围不具有实际限定作用，不能为权利要求带来实质性的技术贡献（以上为笔者的个人观点，疏漏之处，欢迎批评指正）。