罗延格

 

 

前言

 

在当今全球化的科技与商业竞争环境中，专利已成为企业创新成果保护和市场竞争优势获取的关键手段。美国的专利申请制度以其独特性和灵活性，尤其是后续申请制度，为专利申请人提供了丰富多样的策略选择。美国专利后续申请制度，涵盖分案申请（Divisional Application）、续案申请（Continuation Application）和部分续案申请（Continuation-in-part Application，CIP），在适应技术创新发展、应对市场动态变化以及优化专利组合管理等方面发挥着不可替代的作用。对于专利代理人及相关从业者而言，深入理解并熟练掌握这些后续申请的特点、规则和应用场景，能够为客户提供精准、高效的专利服务，助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。本文将围绕美国专利后续申请制度，从适用情况、递交时机、申请日、专利保护期限等多个维度展开详细分析，并探讨如何在专利布局中巧妙运用这些策略，实现专利价值的最大化。

 

分案申请

 

在美国专利实践下，分案申请通常是在审查员认为原申请中包含多个独立或显著区别的发明时产生的。在此情况下，审查员会要求申请人对某些发明进行限制，剩余的发明可以作为分案申请提交。

 

根据美国专利审查程序手册（MPEP 802.01）的规定，独立发明是指设计、操作和效果上没有关联的发明，而有显著区别则是指两个发明在设计、操作和效果上至少有一方面没有关联，并且至少一个发明具备可专利性。而我国专利法中对单一性的要求如下：是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。可以看出，这与我国专利法中对同一申请权利保护范围的单一性要求类似。

 

实践中，分案申请通常由审查员通过发出限制要求（Restriction Requirement， RR）而触发的，即在审查员认为申请中有多个发明时，会要求申请人将其限制为仅包含一个发明，其他发明可以通过分案申请的方式单独提出。一般情况下，仅当母案申请中发出限制性要求（RR）的情况下才可以提交分案申请，可以理解为是一种“被动分案”。然而，申请人在理论上也有权选择“主动分案”，即即便审查员未发出RR，若申请人基于自身专利战略考量，认为有必要对发明进行分案处理，也可基于在先申请提出分案申请。但这意味着申请人需承认分案所针对发明与母案存在差异。当然后续申请的审查员也可以对此提出质疑，这种情况下申请人可以抗辩，也可以顺应审查员的要求，把“分案申请”变更为“续案申请”，以确保专利申请进程顺利推进。

 

分案申请的权利要求通常是从母案中分割出来的发明点，即与母案要求保护的发明是不同的，由此通常可以避免重复授权驳回（Double Patenting Rejection），这是续案和部分续案所不具备的优势。

 

分案申请的递交时机通常是在母案申请之后、母案被授权或放弃之前进行。分案申请的说明书内容通常不做改动，除非删除一些不相关的部分；而分案申请的权利要求书则是从母案中分割出来的发明点，通常会直接采用母案中的权利要求，或者基于说明书新增权利要求。分案申请的申请日与母案是一致的。

 

续案申请

 

续案申请是基于未决的母案申请中已经公开的发明提出的延续性申请。续案申请的特点在于，它不能增加母案中未公开的内容，而是基于母案的公开内容对权利要求进行修改，这种修改包括扩大或限缩保护范围。具体而言，申请人可以设计比母案更宽泛的权利要求，以寻求获得更大的范围，也可以设计保护范围更窄的权利要求，以加强专利的稳定性。因此，续案申请主要适用于母案的权利要求保护范围过小未能覆盖新产品或竞争对手产品亦或专利权不稳定的情况。

 

续案申请的递交时机要求是在母案尚未被授权、放弃或结束申请程序之前。申请人可以在母案尚在审查过程中，或在母案的后续申请处于未决状态时递交续案申请。续案申请的说明书一般不会进行修改，除非母案的说明书存在不足。续案申请的权利要求可以与母案完全一致，也可以有所变化。与分案申请相同，续案申请的申请日（以及专利保护期限起算日）与母案保持一致。

 

部分续案申请

 

部分续案申请则与分案和续案申请有所不同。根据美国专利审查程序手册（MPEP 201.08）的规定，部分续案申请是在母案的生命周期内提交的一种申请，除了包含母案中已经公开的部分内容外，还可以增加母案未公开的新增内容（new matter）。这使得部分续案申请在专利保护范围上更加灵活，可以随着产品迭代和技术更新，加入新的发明点，获得额外的专利保护。这对于技术更新较快的领域，如电子产品或生物医药领域，尤其具有重要的战略意义。

 

部分续案申请的递交时机要求与续案类似，必须在母案被授权、放弃或申请程序终结之前提出。部分续案申请的说明书内容可以超出母案的公开范围，而新增的权利要求也可以包括母案中未披露的技术方案。与分案申请和续案申请不同，CIP申请不一定保留基础申请的申请日期。具体来说，与基础申请相同的内容保留母申请的申请日期，而新增内容则采用新的申请日期，即CIP申请的申请日期。同样，新增内容不享有基础申请的优先权。值得注意的是，虽然CIP申请中的新增内容不享有基础申请的优先权，但CIP申请的专利期限是从基础申请的申请日期开始计算的。

 

由于部分续案申请的新增内容不能享有母案的申请日（亦或优先权，以下再赘述），新增的发明内容需要基于新的申请日进行审查。部分续案申请的新增内容，如果在母案公开后提出，可能会面临母案或同族专利成为现有技术的风险，从而影响新增发明的可专利性。

 

综上所述，分案申请和续案申请与母案共享申请日，而部分续案申请虽然不能共享母案申请日，但其专利保护期限却是需要根据母案申请日来重新计算的。对于长远的专利管理而言，了解每种申请方式对专利生命周期的影响，有助于为客户提供更加精准的专利保护策略。

 

基于美国专利后续申请的专利布局考量

 

在专利布局的过程中，针对不同的创新发展阶段，专利代理人可以选择适当的后续申请策略，以优化专利组合，增强专利的市场竞争力。

 

在早期研发阶段，申请人通常对技术的发展方向和潜在应用有一定的预期，但可能尚未完全确定最终的发明形态。这时，可以先提交一份基础专利申请，涵盖发明的核心概念和基本技术方案。随着研发工作的推进，如果发现发明涉及多个独立或有显著区别的发明点，专利代理人可以在审查员提出限制要求时，适时提交分案申请，将不同的发明分别进行保护，构建一个围绕核心技术的专利家族雏形。当发明进入技术优化阶段，申请人可能会对现有技术方案进行改进、调整或拓展其应用范围。在这种情况下，续案申请是一个理想的选择。申请人可以基于母案公开的内容，对权利要求进行修改和完善，以涵盖新的技术改进点或更广泛的应用场景。通过续案申请，申请人能够在保持母案申请日和优先权的前提下，不断优化专利保护范围，增强专利的稳定性和竞争力。在产品迭代与拓展阶段，企业通常会推出具有新功能、新特性或新应用的改进产品。此时，部分续案申请能够发挥重要作用。专利代理人可以帮助申请人在母案的基础上，通过部分续案申请添加新的主题内容，如新产品的独特设计、新增功能模块或与其他产品的创新性组合等，及时保护产品迭代和拓展过程中产生的创新成果，形成一个更全面、更具竞争力的专利组合。

 

总的来说，作为专利代理人，我们需要根据客户的技术研发进展、市场需求和母案审查的情况，灵活选择合适的后续申请方式。通过合理运用分案申请、续案申请和部分续案申请，我们能够帮助客户在专利保护上取得最大的利益，同时规避可能的法律风险。在美国专利申请的流程中，这些后续申请为我们提供了更多的策略选择，而在实践中，通过对每一种申请方式的深入理解和精准操作，我们能够为客户提供更高效、更具竞争力的专利保护服务。