孙辉

 

一．引言

 

随着国内企业向海外发展的趋势不断加强，海外专利申请的申请量不断增加。在向日本申请的诸多发明专利中，被指出说明书公开不充分，而对应的中国国内申请并没有被指出存在公开不充分的问题的情况，不在少数。究其原因，笔者认为大多是对于说明书公开不充分问题的认知以及两国审查基准的差异而造成。

 

由于对于说明书公开不充分问题的认知以及中日两国实践存在差异，为了在其他国家也获得专利保护，需要在撰写阶段充分考虑各国制度的不同。

 

二．中日法规介绍

 

（1）关于立法精神

关于说明书公开不充分问题，中日专利法都有相关规定，其立法精神也类似。具体地说，专利制度的目的是鼓励发明创造，通过保护和利用发明创造促进产业发展。即，专利制度旨在通过在一定期限和一定条件下向开发新技术并将其公开的人授予称为专利权的独占权来保护发明，通过公开其技术，向他人告知发明的技术内容来给与他人利用发明的机会。发明的这种保护和利用都通过记载技术内容的申请文件来实现，也就是我们通常说的公开换保护。因此，为了实现这样的权利和义务，才出现说明书公开是否充分的法律规定。

 

（2）中国相关规定

专利法第二十六条第三款：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

 

最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）的第六条：说明书未充分公开特定技术内容，导致在专利申请日有下列情形之一的，人民法院应当认定说明书及与该特定技术内容相关的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定：

（一）权利要求限定的技术方案不能实施的；

（二）实施权利要求限定的技术方案不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的；

（三）确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型要解决的技术问题，需要付出过度劳动的。

 

其中，关于“能够实现”，在审查指南第二部分第二章中进行了明确的定义，即，所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

 

而且，在审查指南第二部分第二章中关于是否公开充分的判定还记载了相对总结性的判断标准，即，说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。另外，还记载了明显不符合专利法第二十六条第三款规定的5个示例，在此不进行赘述。

 

（3）日本相关规定

日本专利法第36条第4项第1号：可实施要件（相当于中国的公开是否充分）

1．说明书的具体实施方式中，必须明确且充分地记载对于权利要求所限定的发明，本领域技术人员能够实施的程度的内容。

2．本领域技术人员在基于说明书、附图记载的实施方式的说明以及申请时的常规技术，不能够理解如何实施权利要求限定的发明时，将判断为说明书没有记载本领域技术人员能够实施的程度的内容。

关于“实施的主体”，日本专利法也明确规定是本领域技术人员。关于“能够实施”，日本审查指南中也明确规定：关于产品权利要求，能够实施是指能够制作和使用产品；关于方法权利要求，能够实施是指能够使用该方法；关于生产产品的方法权利要求，能够实施是指能够通过该方法生产产品。

 

关于上述“2.”的规定，日本也有相关解释，在某些发明中需要进行实验和试错，但是实验和试错有“度”，简单地说，如果审查员判断超过某些程度的试错还达不到权利要求能够实现的技术效果，那这样记载的说明书也属于公开不充分。

 

（4）两国规定对比

根据上述日本规定来看，其判断理论与中国基本相同，尤其是实施的主体、能够实施的判断标准都与中国相关法律的规定相同。另外，日本专利法的两条规定与中国的最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）的第六条的（一）和（三）基本相同。

 

但是，在中国关于是否充分公开的相对客观的判断基准记载在最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）中，没有明确记载在代理人更加关注的专利法、专利法实施细则以及审查指南中。

 

三．中日实务分析对比

 

根据笔者经历过的案件，中国国内申请没有被指出存在公开不充分的问题而对应日本申请被指出问题的案件主要分为以下几类。

（1）已知名词组合的自造词。

（2）相关领域中的非常规的自造参数。

（3）追求较大的保护范围而过度上位。

（4）无法实施的技术条件的添加。

 

案例1

1.一种××方法，其中，获取所述电池的电芯的最大单体电压；……。

 

日本审查意见：

“最大单体电压”，在说明书中没有定义，基于说明书记载无法实施。

 

笔者观点：

此案例为典型的“已知名词组合的自造词”的案例。该中文本身不完整，其中“单体”是指什么，在该自造词中或前后表述中并没有明确记载，另外，对于“最大单体电压”这样自造词，在说明书中没有明确进行定义，这样造成在审查意见中被指出无法实施，即公开不充分。

 

撰写启示：

在中日关于“能够实现”的判定主体的解释中都限定了“本领域技术人员”，其目的在于判断基准不统一。然而，一部分代理人在撰写时忽略“本领域技术人员”的基准，经常站在非常熟知本领域技术的专家或从业者的角度撰写专利文件，造成专利文件出现无法准确理解其含义的缩略词、自造词等。这样的缩略词、自造词，在国内可能还可以通过解释说明能够应对，而在国外可能会处于无法自圆其说的囧地。对于冷门领域或者专业性很强的领域，代理人在撰写时要有意识的对缩略词、自造词进行解释说明。

 

案例2

1.一种人造石墨，其特征在于满足：PD_15t/PD_0.15t≤4.35，其中，PD_15t为所述人造石墨在15吨力下测得的压实密度，PD_0.15t为所述人造石墨在0.15吨力下测得的压实密度。

 

审查意见：

根据说明书实施例1-7可知，只有将特定比例的生焦颗粒、煅后焦颗粒、粘接剂与溶剂很合形成中间体，然后成形干燥，得到满足特定表观密度和堆积密度的生坯，然后再进行石墨化处理和粉碎才能实施。根据说明书记载的内容来看，其他方式是不能实施的，因此公开不充分。

 

笔者观点：

此案例为典型的“非常规的自造参数”以及“追求较大的保护范围而过度上位”的案例。审查意见中暗含指出，权利要求仅限定了PD_15t/PD_0.15t范围相当大，如果不限定制造人造石墨的制造参数，无法证明权利要求保护范围的所有产品都能够实现，而且其实验和试错也超过了必要的程度（对应于中国法律规定是（一）权利要求限定的技术方案不能实施的和（三）确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型要解决的技术问题，需要付出过度劳动的），因此造成在审查意见中被指出无法实施，即公开不充分。

 

撰写启示：

关于非常规的自造参数的使用，是规避现有技术检索的常用撰写方式，从保护范围越大越好的观点来看，这种写法无可厚非。但是这样自造参数需要再说明书中进行明确定义，明确说明它的物理意义，也就是说，要明确说明这样的自造参数为什么会对本申请的技术效果产生影响。我们发现，不仅在日本对这样自造参数的物理意义指出问题，而且在国内这样的审查意见也变多。因此，代理人应该充分预知上述的风险性，在撰写阶段对自造参数进行充分说明。

 

另外，撰写实验例时，首先要在数值保护范围内，均布选取实验数据，其次，关于实验例，如果在理论上可行，仅关于权利要求限定的参数以及与其相关最低限度的制造条件进行描述，避免撰写过多的制造条件，从而避免被审查员认定为需要付出过度劳动。在日本关于参数发明，审查员严审实验例，因此任何多余的实验例描述内容都可能对最终的保护范围造成影响。

 

案例3

1.一种二次电池，其特征在于，……，正极活性材料的表面残锂含量为50重量ppm至5000重量ppm。

 

审查意见：

说明书中记载了“表面残锂”是在制造过程中或在空气中长时间放置才产生的，在权利要求中限定表面残锂含量，但是在说明书的制造方法的实验例中，没有记载如何将表面残锂含量控制在上述含量的方式。

 

笔者观点：

此案例为典型的“无法实施的技术条件的添加”的案例。经了解，关于权利要求中记载的“正极活性材料的表面残锂含量为50重量ppm至5000重量ppm”，仅是在撰写时为了避免其他限定内容被检索出而授权几率变低的问题，而特意添加的限定内容，实质上与技术效果相关性极低。由于相关性极低，所以并没有在说明书中详细描述表面残锂含量的调整方法，这样造成在审查意见中被指出无法实施，即公开不充分。

 

撰写启示：

首先，不写多余的限定内容是撰写的基准之一，但是为了规避检索增加授权的可能性而添加非常大范围的限定内容，例如该申请的数值范围为50重量ppm至5000重量ppm，这样的撰写方式也存在。但是要注意，不要因为其为次要内容而忽视在说明书中的详细说明，代理人应该在撰写过程中高度集中，不能忽略任何细节问题。

 

四．总结

 

如上所述，关于公开不充分问题，中日之间的法律规定近似度很高，如果严格按照中国规定进行撰写，理论上讲在日本也很难被指出公开不充分问题。笔者还是遇到过多个中国申请人的日本申请案件被指出公开不充分的问题。

 

究其原因，笔者认为主要有以下几点。

（1）在中国关于是否充分公开的相对客观的判断基准记载在最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）中，没有明确记载在代理人更加关注的专利法、专利法实施细则以及审查指南中，这就造成国内代理人对法条的认知的全面性可能存在欠缺。

（2）国内审查不轻易下发公开不充分的审查意见，如果被指出这样的问题，应对的成功率相对较低，也造成代理人对公开不充分这样撰写硬性要求的敏感度降低。

 

各国专利制度之间具有共性也具有特殊性，各国审查员对法条的理解，也因人而异，加深对各个国家的专利实务的了解，对于一篇优秀的专利文件的撰写具有巨大帮助。全面理解本国法律制度以及其他国家的专利实务，加强对细节内容审查，会拓宽代理人的撰写思维，提高撰写的严谨性，有利于撰写出保护范围适当的、稳定的专利。