杨媛

 

前言

 

在PCT申请的国际阶段，如果国际检索单位（ISA）确定该国际申请的多个独立权利要求之间缺乏单一性，国际局会将该国际申请缺乏单一性的情况通知申请人（缴纳附加费和适用时异议费的通知（Invitation to Pay Additional Fees and, Where Applicable, Protest Fee）），并详细说明认为该国际申请不符合单一性要求的理由，同时指明应当缴纳附加检索费。

 

收到“缴纳附加费和适用时异议费的通知”时，申请人有三个选择：1）不缴纳附加费和异议费。国际检索单位将不会继续对国际申请中未被检索的部分进行检索。2）仅缴纳附加费。国际检索单位将针对未被检索的部分进行检索，并出具包括所有发明的检索结果的国际检索报告；3）缴纳附加费和异议费，并提出异议。

 

如果申请人选择不缴纳附加费和异议费，那么在PCT申请进入中国国家阶段时，代理师需要关注审查员是否认同国际阶段关于单一性的认定，是否下发《缴纳单一性恢复费通知书》，申请人是否缴纳单一性附加费，因为是否缴纳单一性附加费对后续分案提交有重大影响。

 

相关法条

 

根据《PCT实施细则》第40条的规定：当审查员认为国际申请不符合单一性要求时，需要下发缴纳附加费和适用时异议费的通知，其中明确指出国际申请不符合单一性要求的理由、申请人需要1个月内缴纳附加费和附加费的数额、以及申请人在适用的情况下1个月内缴纳异议费以及异议费的数额。

 

根据《中国专利法实施细则》第一百三十三条第二款的规定：在国际阶段，国际检索单位或者国际初步审查单位认为国际申请不符合专利合作条约规定的单一性要求时，申请人未按照规定缴纳附加费，导致国际申请某些部分未经国际检索或者未经国际初步审查，在进入中国国家阶段时，申请人要求将所述部分作为审查基础，国务院专利行政部门认为国际检索单位或者国际初步审查单位对发明单一性的判断正确的，应当通知申请人在指定期限内缴纳单一性恢复费。期满未缴纳或者未足额缴纳的，国际申请中未经检索或者未经国际初步审查的部分视为撤回。

 

根据《中国专利法实施细则》第四十八条第一款的规定：专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

 

 

案例分享

 

以下通过案例来详细说明。

PCT申请A是基于三个优先权文件撰写的。该PCT申请A包括主题名称分别为自行车踏板、自行车车头、自行车车轮的三个独立权利要求。国际检索单位认为该申请A的三个独立权利要求缺乏单一性，发出了缴纳附加费和适用时异议费的通知书（ISA/206），申请人在国际阶段没有选择缴纳附加费，国际检索单位仅检索了关于自行车踏板的权利要求。

 

PCT申请A进入中国国家阶段（发明）后，代理师接到实质审查阶段的审查员的电话。审查员表示，为了加速审查程序，建议申请人尽快通过主动补正的方式对申请文件进行修改，以克服缺乏单一性的问题。

 

代理师在处理这个电话补正时，遇到以下几个问题：

1.如果申请人在这个阶段考虑修改权利要求，保留主题名称为自行车踏板的权利要求，删除主题名称为自行车车头和自行车车轮的权利要求，审查员没有发《缴纳单一性恢复费通知书》，申请人也没有缴纳单一性恢复费，申请人后续是否可以基于删除的权利要求提分案？

2.申请人是否可以主动缴纳单一性恢复费？主动缴纳单一性恢复费的时机有没有规定？

3.是否说服实质审查阶段的审查员发出《缴纳单一性恢复费通知书》？

 

针对上述问题，代理师与负责该案件的审查员以及国家知识产权局咨询部门进行了几轮电话沟通，基于电话沟通的结果，提出了以下解决方案（仅供参考）：

（1）如果申请人希望后续基于删除的未经检索的权利要求提交分案，需要缴纳单一性恢复费。

（2）在实践过程中，如果申请人希望后续基于删除的未经检索的权利要求提交分案，但是没有收到国家知识产权局下发的《缴纳单一性恢复费通知书》，申请人主动缴纳单一性恢复费是能够被受理的（在电子缴费系统中，缴纳单一性恢复费通知书的接口是开放的）。主动缴纳单一性恢复费的时机没有具体的规定，但可以确定，应当是在PCT申请进入国家阶段后，直到收到授权通知或驳回决定前，即最好是在进入中国国家阶段的实质审查阶段中缴费。如果申请人确定希望保护未经检索的这部分权利要求（主题名称为自行车车头和自行车车轮的权利要求），审查员建议尽早缴费。

（3）如果考虑到申请人对官方文件的存档及管理等方面的要求，代理师也可以说服审查员发出《缴纳单一性恢复费通知书》。如果收到《缴纳单一性恢复费通知书》，通常申请人应当在发文日起2个月内缴纳单一性恢复费和/或提交意见陈述书。代理师可以将该官方文件转达给申请人并且告知申请人不缴费的风险：对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明，申请人不得提出分案申请。

 

案件总结

 

  综上，对于在国际阶段存在因单一性问题而包含未经检索的权利要求的情况，代理师需要充分研读PCT申请的案件历史，提醒申请人尽早对要求保护的权利要求进行充分布局，如果未经检索的发明本身对于申请人来说很重要，并且申请人后续可能要提交分案申请，则代理师需要提醒申请人在中国国家阶段缴纳单一性恢复费，尽早思考分案提交策略。在没有收到国家知识产权局下发的《缴纳单一性恢复费通知书》的情况下，代理师可以与审查员充分沟通，确定缴纳单一性恢复费的具体方式和时间，以避免因未缴纳单一性恢复费或缴费不及时导致的潜在风险。