我们在提交专利申请时,通常会与说明书一起提交说明书附图。
《专利法》第二十六条规定:“申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。”“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。”另外,《专利法实施细则》第十九条对于实用新型申请进一步规定:“实用新型专利申请说明书应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图”。《专利法》第六十四条规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。
即,在申请发明或实用新型专利时提交附图,在审查过程中有助于申请人清楚直观地说明技术方案,有助于审查员准确快速地理解发明内容,同时,说明书附图作为申请文件的一部分,构成了解释公开内容和保护范围的重要依据之一。
在审查过程中,申请人有时会以说明书附图为依据对申请文件进行修改,但需遵循以下等原则:不得增加通过测量附图得出的尺寸参数技术特征(参照审查指南第二部分第八章5.2.3.1)。也就是说,“测量附图得出的尺寸参数技术特征”在法律上不被认可为根据说明书直接毫无疑义得出的内容。
例如,下述图1是某专利申请文件中说明书附图中的一个附图,其示出一种烟草棒3和其中的烟丝310。并且,该说明书中对于该部分有且仅有这样的文字记载:“烟丝310可以通过相同方向(例如平行地)或随机地组合多根烟草束而形成,……可以形成多个纵向通道,纵向通道可以是均匀的或不均匀的”。
这里有个问题:如果申请人在审查过程中需要修改申请文件,那么可以根据上述文字和附图添加以下特征吗?
A:烟丝310平行排列
B:烟丝310平行方向为长度方向
C:烟丝310长度与包装部341匹配
对于特征A,该说明书文字部分已经记载了“烟丝310可以通过相同方向(例如平行地)或随机地组合多根烟草束而形成”这一特征,因此特征A被直接毫无疑义地记载于说明书(包括说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图,以下简称为说明书)中,没有问题。
对于特征B,如果用尺子测量该附图,显然可以得出烟丝310平行方向为长度方向。但是,该说明书仅公开了在相同方向组合烟草束来形成烟丝310,并未明确限定烟丝310的排列方向,更未公开烟丝310“在长度方向上平行排列”这一特征。另外,该说明书还公开了可以在相同方向或随机地排列多根烟草束,而根据烟草束的尺寸和布置,纵向通道可以是均匀的或不均匀的。因此,可以认为该说明书中的烟丝310并不以在长度方向平行排列多根烟草束为唯一实施状态。这样看来,除非有其他证据,否则特征B不会被认为是说明书中直接毫无疑义记载的特征,是不能追加的。
对于特征C,如果用尺子测量该附图,好像也可以得出特征C的结论。但是,该说明书中并未以文字形式明确说明烟丝310的长度与包装部341匹配这一特征,仅凭附图标记310所示的示意性的粗细不均的黑色线条不足以公开特征C。这样看来,除非有其他证据,否则特征C也不会被认为是说明书中直接毫无疑义记载的特征,是不能追加的。
另外有趣的是,就特征C而言,即使通过尺子测量,也会得出否定的结论。观察作为立体示意图的下述图2,如果烟丝310长度与包装部341相匹配,那么烟丝310的长度应为点红色A与蓝色点B间的长度;但实际在图2中,表示烟丝310的黑线的长度为两个蓝色点BC间的长度,也就是说,即使用尺子在图2中测量,也无法得出烟丝310与包装部341的长度匹配的结论;并且,就黑线BC而言,其一端B与附图中靠外侧的圆柱体的边缘相接,另一端C与附图中靠内侧的圆柱体的边缘相接,相当于其横向倾斜放置于圆柱体中,而并非与长度方向平行,其长度当然与圆柱体侧边长度不匹配。即,特征C并未直接毫无疑义地被记载在该说明书中。
回到上述问题,如果在审查过程中需要修改申请文件,可以添加上述特征A,而不能添加特征B和C,这是由于,特征A被直接毫无疑义地记载在该说明书中,而B和C并未被直接毫无疑义地记载在该说明书中。
然而,看似简单的推论,如果换个角度,可能就会有不同的应用。例如,如果上述例子是审查员在审查某专利时引用的一篇用来评价创造性的对比文件,并且该审查员在审查意见中指出该对比文件公开了特征A、B、C,此时作为申请人该如何应对?
其实,《审查指南》第二部分第三章<2.3对比文件>中已经有明确规定:“审查员在引用附图时必须注意,只有能够从附图中直接地、毫无意义地确定的技术特征才属于公开的内容,由附图中推测的内容,或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及关系,不应作为已公开的内容。”
从这点看来,角色更换后,准则仍然是对等的。
因此,申请人如果遇到类似情况,不妨换个角度、换位思考来与审查员交流,可能会在提高自身论述力度的同时,也协助审查员提高了审查效率。