黄勇一

 

作为专利代理师，答复发明专利缺乏创造性的问题是必须具备的最基本的技能。

 

通常，审查员对发明专利指出的绝大部分问题是缺乏创造性的问题，例如，发明专利的权利要求书相对于所引用的一个对比文件以及本领域的公知常识和/或常规技术手段的结合不具备创造性，或者相对于两个以上的对比文件以及本领域的公知常识和/或常规技术手段的结合不具备创造性。

 

1、创造性的定义

 

专利法第二十二条第三款中规定了“发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。”

 

2、创造性的判断方法

 

根据专利审查指南第二部分第四章的【3.2.1.1】中的判断方法中记载的内容，审查员对发明或实用新型的创造性的判断方法是按照三个步骤进行的。

（1）确定最接近的现有技术。

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。

（3））判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

 

因此，在撰写答复创造性的意见陈述书中，处理人员通常按照如上所述的三个步骤（通常称为三步法）进行创造性的争辩。

 

根据情况，也可以不以三步法进行创造性的争辩。

 

3、创造性的提建议思路

 

以下，以审查员所引用的所有对比文件与本申请的优先权日不发生冲突的情况为前体，并且审查员引用了对比文件1、2并指出本申请的权利要求1相对于对比文件1、2的结合不具备创造性的情况进行说明。

 

①首先，理解本申请和权利要求1的技术方案以及对比文件1的技术方案。

 

由于第一次或第二次审查意见通知书（以下，称为通知书）是基于权利要求1中要求保护的技术方案（技术特征）与对比文件1中公开的内容进行创造性评述的，因此，处理人员可以第一时间理解本申请的权利要求1的技术方案。

 

根据本申请所属的领域，处理人员可以在权利要求1中标注附图标记并结合说明书中记载的内容以及说明书附图来进一步理解权利要求1的技术方案。

 

之后，处理人员需要了解的是：

（1）本申请的【背景技术】中提及到的现有技术中存在的问题；

（2）本申请的权利要求1的技术方案主要解决的是什么样的技术问题；

（3）本申请通过权利要求1的技术方案来实现了什么样的有益效果，而且实现了什么样的额外有益效果，有时，该额外有益效果在创造性的争辩内容上可以起到至关重要的作用。

 

②其次，确认通知书的内容。

 

阅读通知书中审查员的认定内容，确认如下几点内容。

（1）确认被审查员认定的权利要求1中的已被对比文件1中公开的内容是否准确；

（2）确认被审查员认定的权利要求1与对比文件1之间的区别技术特征是否准确；

（3）确认审查员认定的本申请所要解决的技术问题是否准确；

（4）确认区别技术特征是否已经在对比文件2中公开，或者该区别技术特征在对比文件2中起到的作用与其在本申请中起到的作用是否相同，或者对比文件2中是否给出了将对比文件2中公开的内容结合到对比文件1中以解决本申请所要解决的技术问题的技术启示。

 

③处理②中确认的内容。

 

对于（1），在绝大部分的情况下审查员的认定还是比较准确的，但有时可能会存在两种情况。

 

一种是审查员的部分认定存在完全错误的情况，在该情况下，可以直接在认定错误的技术特征上争辩创造性，必要时，可以进一步限定该技术特征。

 

另一种是审查员的认定存在部分错误（不全面）的情况，在该情况下，尽可能进一步限定该技术特征并进行创造性的争辩。

 

对于（2），通常审查员认定区别技术特征时存在错误的情况也相对较少，因此，可以进一步限定区别技术特征，或者增加与区别技术特征相关的技术特征进行创造性的争辩。

 

对于（3），如果审查员的认定存在错误，也可以直接在意见陈述书中写入本申请所要解决的技术问题即可。

 

对于（4），需要与理解本申请的情况相同地阅读并理解对比文件2。

 

④针对区别技术特征，理解对比文件2所要解决的技术问题以及技术方案等。

 

处理人员重点要确认的内容如下。

（1）本申请的区别技术特征是否在对比文件2中公开；

（2）对比文件2中公开的内容在对比文件2中起到的作用是否与其在本申请中起到的作用相同；

（3）对比文件2中是否给出了将对比文件2中公开的内容结合到对比文件1中以解决本申请所要解决的技术问题的技术启示。

 

另外，针对（3）的问题，笔者个人认为作为本领域技术人员的研发人员都会存在有意无意地将对比文件2中公开的内容结合到对比文件1中的想法或思路。因此，笔者认为在说明对比文件2并没有给出将对比文件2中公开的内容结合到对比文件1中的技术启示时重点陈述即使将对比文件2中公开的内容结合到对比文件1中也无法得到本申请的权利要求1的技术方案这一创造性争辩内容。

 

⑤修改权利要求书。

 

通过④中的确认内容，处理人员通过将本申请的说明书中记载的内容与对比文件2中公开的内容进行对比能够找出两者之间的差异。

 

若两者之间存在差异，则确认该差异在本申请中是否实现了额外的有益效果，此时，可以将与该差异相关的技术特征添加到权利要求1中并争辩创造性。

 

以下是在权利要求书的修改方案中的小小建议。

（1）尽量避免单纯地直接将从属权利要求合并到权利要求1中。只有在从属权利要求的技术特征与对比文件2存在很大不同之处或审查员的认定存在一定的错误的情况下将从属权利要求合并到权利要求1中，并且尽可能地进一步限定合并到权利要求1中的从属权利要求的技术特征。

（2）尽量从说明书中找出没有记载于对比文件2中的技术特征，并将该技术特征添加到权利要求1中，或者基于说明书中记载的内容进一步限定权利要求1中的技术特征（其中，包括非区别技术特征和区别技术特征）。

 

以下，以笔者处理过的发明专利为例，说明针对创造性的提建议思路。

 

本申请的权利要求1的技术方案如下。

“1、一种汽车调光机构，其用于对照明单元进行调光，其特征在于，

包括固定构件（1a）、第一调节构件（1b）以及第二调节构件（1c）；

… …（省略）；

第一调节构件（1b）的一端与所述照明单元（2）连接，而另一端支撑在支撑架或灯体（3）上；

在照明单元（2）上设有滑动槽（4）；

第二调节构件（1c）的一端与滑动槽（4）滑动连接，而另一端支撑在支撑架或灯体（3）上，

第二调节构件（1c）能够相对所述支撑架或灯体（3）作前后运动，以能够带动所述滑动槽（4）转动，并且能够通过滑动槽（4）的转动来实现照明单元（2）的第二方向上的调光。”

 

审查员在审查意见通知书中引用了对比文件1-3，并指出本申请的权利要求1与对比文件1之间的区别技术特征在于；

“还包括第一调节构件（1b）”；

“所述第一调节构件（1b）的一端与所述照明单元（2）连接，另一端支承在所述支撑架或灯体（3）上”；

本申请的权利要求1中的固定构件（1a）对应于对比文件1的轴（shaft；20），设置有滑动槽（4）的第二调节构件（1c）对应于对比文件1中的设置有纵向槽17的调整螺丝（23），但对比文件1中并没有公开第一调节构件（1b）；

  针对上述区别技术特征，本领域技术人员可以根据对比文件1的说明书的最后一段记载的“通过使用两个调整螺丝（23）来能够应用到光束的水平或高度的调整”这一内容，能够得到本申请的权利要求1的技术方案。

 

本申请的图9

 

 

本申请和对比文件1所要解决的技术问题均为调整前照灯的上下和左右方向的光束，属于相同的技术领域。

 

思路一（单纯基于本申请和对比文件1的结构上的差异）

 

由于对比文件1中并没有公开本申请的“第一调节构件（1b）”这一构件，因此，可以进一步限定权利要求1中的有关“第一调节构件（1b）”的技术特征，例如，可以增加照明单元可以以固定构件（1a）的球头中心和第一调节构件（1b）”的球头中心连接而形成的第二轴（Ⅱ）在第二方向上转动这一技术特征，并且以结构上的不同之处的理由争辩创造性。

 

而且，还可以增加通过第一调节构件（1b）的调节来使照明单元以与第二轴（Ⅱ）垂直的第一轴（Ⅰ）为中心在垂直于第二方向的第一方向上转动这一技术特征。

 

思路二（基于本申请的技术问题和结构）

 

本申请所要解决的技术问题在于，如何使汽车调光机构的第二方向上的尺寸小型化，并且如何提高照明单元在第二方向上的调光精度。

 

因此，根据本申请所要解决的技术问题以及所实现的有益效果，可以将说明书中记载的“能够实现汽车调光机构的第二方向上的尺寸小型化”以及“能够提高照明单元在第二方向上的调光精度”的技术特征增加到权利要求1中。

 

例如，根据本申请的说明书记载的“固定构件1a的球头中心和第一调节构件1b的球头中心的连线即上述第二轴Ⅱ沿第一方向延伸，第二调节构件1c设于固定构件1a和第一调节构件1b的后方，由此能够减小照明单元2在第二方向上的尺寸H，并且能够增大第二调节构件1c的球头中心与第二轴Ⅱ之间的距离L，从而能够实现照明单元2在第二方向上的小型化和调光精度”这一内容，可以进一步限定权利要求1，并且以所实现的有益效果和结构存在不同之处为理由争辩创造性。

 

思路三（思路二的进一步限定）

 

由于对比文件1中的旋转轴（20）和调整螺丝（23）在水平和垂直方向上隔开设置，因此，即使本领域技术人员使用两个调整螺丝（23）也难以设置为旋转轴（20）和两个调整螺丝（23）的球心形成水平面。

 

  从而，可以考虑将本申请的从属权利要求4的固定构件（1a）的球头中心、第一调节构件（1b）的球头中心以及所述第二调节构件（1c）的球头中心位于同一个水平平面这一技术特征合并到权利要求1中，从而与从属权利要求3中的第二调节构件（1c）设置于固定构件（1a）和第一调节构件（1b）的后方这一技术特征一起实现了“实现照明单元2在第二方向上的小型化和调光精度”这一有益效果。

 

 

对比文件1的图1

 

 

并且，在意见陈述中主张即使在对比文件1的图1中的结构上增加一个调整螺丝（21）也无法得到权利要求1中新增加的技术特征的理由。

 

以上，仅仅是针对创造性的提建议思路的一个示例，因此处理人员可以根据具体的实际内容来尽量找出对比文件中都没有公开的内容，并将该内容添加到权利要求1中，这是能够获得专利权的最好的方法。