宋东颖

 

PPH作为一种基于各国专利审查机构之间开展的审查结果共享来加快专利审查的特殊制度，其具有能够缩短专利审查周期、节省费用以及一定程度上提高授权率的作用。因此，对于大规模开展海外专利申请的申请人而言，PPH程序逐渐受到广泛关注，PPH请求数量也逐年递增。

 

中国已经与32个国家或地区的专利审查机构建立了PPH合作（参考国知局PPH专栏https://www.cnipa.gov.cn/col/col46/index.html）。然而，每个国家的PPH相关规定也都有所区别，因此要根据拟提出PPH的国家的相关规定而区别化处理。

 

以下，笔者对于在中、韩两国提出PPH请求时的一些经验进行了总结，供广大申请人参考。

 

一、首先，在两个国家中，PPH均可分为常规PPH以及PCT-PPH两种种类，其中，常规PPH是指依据其它国家或地区的审查结果的PPH程序，而PCT-PPH是指依据PCT国际阶段的审查结果的PPH程序。

 

其中，PCT-PPH需要基于国际检索单位的书面意见WO/ISA（Written Opinion of the International Searching Authority）、国际初步审查单位的书面意见WO/IPEA（Written Opinion of the International Preliminary Examining Authority）或国际初步审查报告IPER（International Preliminary Examination Report）来提出，而不能仅仅基于国际检索报告ISR（International Search Report）来提出。

 

二、就向SIPO提交PPH请求的时机而言，必须同时满足：1）专利申请公开；2）尚未收到CNIPA实质审查部门作出的任何审查意见通知书；3）已经进入实质审查阶段或提出PPH请求的同时提出实审请求。相反，向KIPO提交PPH请求的时机则更加宽松，只要相应申请已经进入实质审查阶段或者在提出PPH请求的同时提出实审请求即可。也就是说，无需等到韩国专利公开即可提出PPH请求，并且在审查已经启动之后也可以提出PPH请求。

 

由于中国的主动修改时机是有规定的，因此对于有提出PPH请求可能性的中国申请，需要提前根据认定为可授权/具有可专利性的权利要求进行主动修改或保留主动修改的机会（如保留实质审查请求等）。

 

相反，由于韩国的主动修改时机可一直到最初审查意见通知书的答复绝限，无需过多考虑主动修改时机的因素，如果要尽快授权可尽快提出实质审查请求。

 

另外，如果韩国申请的实质审查请求较早已经提出，等到其他国家审查机构的肯定性结果而要对韩国申请提出PPH请求时已经离提出是指审查请求的期限较久（如1年以上）时，建议让韩国事务所确认是否审查员是否有近期下发审查意见的可能性。如果咨询后能够确认为可能在3~5个月左右下发审查意见，则可建议客户直接等待即可，以节省PPH的费用。

 

三、在中、韩国家提交PPH请求时所需要的材料大致相同，即需要提交：1）PPH请求表；2） OEE （首次申请受理局）就对应申请作出的所有审查意见通知书副本及其译文、或最新国际工作结果副本及其译文；3）OEE认定为可授权/具有可专利性的所有权利要求的副本及译文；及4）OEE工作结果引用的文件。

 

其中，需要说明的是，权利要求“被认定为可授权/具有可专利性”不仅指已经授权的权利要求，还可以指通知书中明确指出具有授权前景的权利要求或未指出驳回理由的权利要求（即并不要求权利要求已经完成授权）。但对于后者而言，需要在PPH请求书的“特殊项的解释说明”部分记载“OEE审查意见通知书未就某权利要求提出驳回理由，因此，该权利要求被认定为可授权/具有可专利性”等具体说明。

 

还要特别注意的是，SIPO对于中国PPH请求表中所记载内容的审核非常严格，例如韩国的“거절이유통지서”不能翻译成对应于中国专利审查程序的“审查意见通知书”，而是应翻译成偏直译的“驳回理由”或“驳回理由通知书”（通知书准确命名可参照“中韩PPH指南”），任何一个类似信息的错误均可能导致不同意加快的审批决定。

 

此外，对于以上提到的译文，如果可通过网上的检索系统（如EPO系统、USPTO系统或PANTENTSCOPE 系统等）查询到相应通知书或权利要求的译文时可无需另行提交。

 

并且，填写OEE工作结果中引用的文件，有时OEE的通知书以及授权公告文本中记载的引用的文件会有所不同，确保要将通知书以及授权公告文本的所有引用文件记载于请求书中。

 

四、就权利要求的对应性的要求而言，中国的审查尺度同样也是非常严格的，故建议尽量向SIPO提出PPH请求时，确保中国申请权利要求书修改为与被OEE认定为可授权/具有可专利性的权利要求书完全一致。因此，对于拟提出PPH请求的申请而言，假设在申请时给申请人一些修改建议时，如果相应修改后可能会与被OEE认定为可授权/具有可专利性的权利要求书不一致时，应保留相应修改，以避免PPH请求无法通过。

 

然而，韩国对于权利要求的对应性要求要宽松很多，比如对于比较明显的形式性缺陷等的修改是被允许的，因此假设认定为可授权/具有可专利性的权利要求书中存在如多引多缺陷、“可选”表述导致的不清楚等问题时，可直接修改，并基于该权利要求书提出PPH请求，如此可尽可能减少OA次数来缩减审查周期。

 

五、此外，笔者碰见的比较特殊的情况是，拟基于韩国实用新型的审查结果来对中国的发明专利申请提出PPH请求。对此，笔者认为，由于韩国的实用新型专利会进行实质审查，因此只要确保与定为可授权/具有可专利性的韩国实用新型的权利要求书充分对应，则可以基于韩国实用新型的审查结果来在其他国家提出PPH请求。但该案申请人最终没有提出PPH，故笔者的观点还有待于进一步确认。相反地，由于中国的是实用新型申请是不进行实质审查的，故笔者认为无法基于中国实用新型的审查结果来在对其他国家的申请提出PPH请求。

 

以上，对于中、韩PPH实务进行了一些说明，希望对于拟在中、韩提出PPH请求的申请人有所帮助。