赵瑞

 

一、台湾申请在提交专利申请后的主修时机

  针对发明专利申请，申请人可以在TIPO下发审查意见通知之前进行主动修改。

  针对实用新型专利申请，申请人可以在TIPO下发补正通知书之前进行主动修改。

 

二、台韩PPH

  针对韩国→台湾专利申请，必须经TIPO通知即将进行实体审查，且该案尚未发出首次审查意见通知书，才可申请。

  TIPO和KIPO的专利審查高速公路（PPH MOTTAINAI）计划于2020年7月1日起正式实施永久型合作计划。

 

（一）台湾PPH根据实施方式可分为两种类型：

 

  1、一般型PPH（Normal PPH）：是指当一专利申请案的部分或全部权利要求在第一申请局（Office of First Filing，简称OFF）经过实质审查获准专利后，该案申请人可以藉由提供给第二申请局（Office of Second Filing，简称OSF）相关数据，使OSF得以利用OFF的检索与审查结果，进而加速该案件的审查（适用于台美PPH）。 

  举例说明如下：申请人于TIPO提出一发明专利申请案，然后主张台湾申请案作为优先权基础案向USPTO提出专利申请，若此美国专利申请案经USPTO审查后，认为至少有一项以上权利要求可授予专利权，则申请人是否可以据此向TIPO提出PPH申请？

 

  答：不可以。本例中，台美PPH仅为一般型PPH，由于TIPO为发明专利申请案的第一申请局（OFF）而USPTO为该申请案的第二申请局（OSF），因此即使USPTO比TIPO先作出可授予专利权的审查意见书，仍不能据此向TIPO提出PPH申请。

 

  2、增强型PPH（PPH MOTTAINAI）：不受一般型PPH中先后申请局的限制，只要当一专利申请案的部分或全部权利要求在先审查专利局（Office of Earlier Examination，简称OEE）经过实质审查获准专利后，该案申请人可以藉由提供给后审查专利局（Office of Later Examination，简称OLE）相关数据，使OLE得以利用OEE的检索与审查结果，进而加速该案件的审查（适用于台日PPH、台韩PPH等）。

 

  举例说明如下：若申请人于TIPO提出一发明专利申请案，然后主张该台湾申请案作为优先权基础案向韩国提出专利申请，且该申请案经KIPO审查后，认为至少有一项以上可授予专利权，则申请人是否可以据此向TIPO提出PPH申请？

 

  答：可以。本例中，台韩为增强型PPH，因此无须考虑在上述国家提出发明专利申请案的先后顺序，只要申请人已取得先审查专利局（OEE）作出具有达到可授予专利权的审查意见书，则可向后审查专利局（OLE）提出PPH申请。

 

（二）在TIPO提出PPH加速审查需要具备以下条件：

 

  1、提出PPH申请的台湾申请案及其韩国对应申请案须具有相同的国际上第一次申请的申请日（earliest date）。例如，台湾申请案可为：

 

  1.1、一专利申请案，其依据台湾专利法第28条主张韩国申请案为优先权基础案（例如以下的图A、B、C及D），或

  1.2、一专利申请案，其依据台湾专利法第28条主张专利合作条约（简称PCT）申请案并指定韩国为优先权基础案，且该PCT申请案未曾主张优先权（例如以下的图E及F），或

  1.3、一专利申请案，其为韩国申请案依据韩国专利法所主张的优先权基础案（例如以下的图G、H和I），或

  1.4、一专利申请案，其与韩国申请案主张相同的优先权基础案（例如以下的图J及K）。

 

图A

图B

图C

图D

图E

图F

图G

图H

图I

图J

图K

 

  2、韩国对应申请案，至少应有一项或多项权利要求由KIPO审查为可授权权利要求。

 

  3、申请PPH的台湾申请案的所有权利要求均必须充分对应到经KIPO审查为可授权的一项或多项权利要求。

 

  所谓充分对应，是指台湾申请案的所有权利要求必须与韩国申请案范围相同，或所申请的权利要求范围较韩国申请案的权利要求范围更为限缩。

 

  所谓范围相同，是指权利要求范围完全相同或仅有翻译文字差异；所谓所申请的权利要求范围更为限缩，是指在对应的韩国申请案的权利要求中进一步加入说明书（和/或权利要求）所支持的另外技术特征，即进行进一步限定，此类权利要求尽量以从属权利要求的形式提出。

 

  当台湾申请案与经KIPO审查为可授权的权利要求比较，增加新或不同的主题名称（new/different category）的权利要求时，将不属于充分对应。

 

  举例说明如下：申请人于KIPO提出一发明专利申请案，经审查后分割为甲、乙二案，仅甲案由KIPO审查为可授权，申请人若欲以甲案作为向TIPO提出PPH申请之依据，是否可以在台湾申请案中保留对应乙案的权利要求？

 

  答：不可以。向TIPO提出PPH申请时，必须将台湾申请案的权利要求修改为成与甲案充分对应。

 

  4、必须经TIPO通知即将进行实体审查，且该案尚未发出首次审查意见通知函，才可申请PPH。

 

（三）申请PPH所需文件

 

  1、KIPO 所下发的韩国对应申请案的所有OA副本及翻译本（通常TIPO可通过KIPO K-PION系统获取）。

  2、经KIPO 审查为可授权权利要求的副本及翻译本（通常TIPO可通过KIPO K-PION系统获取）。

  3、KIPO审查人员引用的对比文件的副本。 

  若对比文件是专利文献，通常TIPO可自行获取，无需提供；若对比文件为非专利文献则必须提供。

  4、权利要求对应表。

  申请人必须提供权利要求对应表，说明台湾申请案的权利要求充分对应于KIPO审查为可授权的权利要求。

  当台湾申请案的权利要求，需要经过修改才能充分对应于KIPO审查为可授权的权利要求时，申请人应于提出PPH申请时同时修改权利要求，以符合充分对应条件。

 

（四）关于PPH的其他说明

 

  不能使用专利合作条约（PCT）制度下所发出的国际初步审查报告（International Preliminary Examination Report），向TIPO提出PPH申请。即使该国际初步审查报告由与TIPO合作实施PPH计划的外国专利局（例如，KIPO）所发出，也不能基于其提PPH。