闫亮

 

  同为大陆法系的日本专利法与中国专利法在法理上存在着较多相似点，从而在法律术语以及判断标准上的一致点或相似点相较于欧美也更多一些。然而即便如此，我国申请人在日本专利实务中面对一些与中国专利实务类似的问题时依然会因未掌握判断标准上的差异或细节上的规定而遇到困境。在本稿中，针对单一性的标准以及一些实务操作细节进行浅析以作为大家在布局日本专利时的参考。

 

  关键词：单一性、独立权利要求、从属权利要求、修改

 

 【单一性】

 

  根据中国专利审查指南中的单一性审查原则可以看出，均是判断独立权利要求之间是否具备单一性，即独立权利要求间是否具有相同或相应的特定技术特征。然而，同样是单一性，很多申请人在日本专利申请中遇到该问题时却满是不理解或无从下手应对，主要原因在于很多时候被审查员指出了一个权利要求与其从属权利要求之间缺乏单一性。要想理解这一点，不得不从日本判断单一性时的标准以及判断方法开始说起。

 

  从法理上来说，单一性是判断多个发明之间是否包含使它们在技术上相互关联的一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。而日本专利实务中将这一点发挥到了极致，他们按照一个权利要求对应一项发明的观点，原则上会针对所有这样的发明进行单一性审查，而不是只针对独立权利要求中的发明。

 

  一.审查原则

 

  在日本实务中，依据单一性的审查将审查对象分为以下四类：

  类型1：最初出现特定技术特征的发明

  类型2：具有与最初出现特定技术特征的发明的特定技术特征相同或相应的特定技术特征的发明

  类型3：已对特定技术特征的有无进行审查过的发明（包含之前已进行过判断但不具有特定技术特征的那些发明）

  类型4：基于审查的效率性的审查对象。

 

  上述的前三种发明在日本审查指南中被定义为“基于特定技术特征的审查对象”；即在一个构思下寻找特定技术特征的过程中划为审查对象的发明。而类型4主要判断除了前三种类型以外是否还存在可以基于目前已检索的对比文件进行审查、判断的内容，如果判断可以一并审查，则为提高审查效率会将其一并划入可审查对象；如果需要基于其它构思追加检索才能进行新颖性/创造性的判断，则有可能会被指出单一性问题。

 

  ●“基于特定技术特征的审查对象”

 

  [示例1]

  1.一种发明a，其特征在于，……

  2.如权利要求1所述的发明a，其特征在于，……

  3.如权利要求2所述的发明a，其特征在于，……

  4.如权利要求2所述的发明a，其特征在于，……

  5.如权利要求1所述的发明a，其特征在于，……

  6.如权利要求3所述的发明a，其特征在于，……

  7.如权利要求6所述的发明a，其特征在于，……

  说明：假设所有权利要求中均未发现STF。

 

  根据日本审查指南中的规定，对于一件专利申请，从权利要求1开始，对存在直接顺序引用关系的一系列权利要求逐一判断是否存在对现有技术作出贡献的特定技术特征，一旦发现特定技术特征，则会与中国专利实务一样，将包含该特定技术特征的权利要求划入审查对象（若在同一个权利要求中发现了多个特定技术特征，则仅基于其中一个特定技术特征来确定其它权利要求是否为审查对象）；而未发现特定技术特征时，会按照上述的“直接顺序引用关系”逐级向下继续审查。

 

  对于上述“直接顺序引用关系”，如示例1所示，首先，判断权利要求书中最初记载的发明a①中是否存在特定技术特征，若不存在，则对包含该发明a的全部发明限定事项的相同种类的权利要求中序号最小的权利要求b（示例1中为权利要求2）进行特定技术特征判断，若不存在，则对包含权利要求b的全部发明限定事项的相同种类的权利要求②中序号最小的权利要求c（示例1中为权利要求3，不包含权利要求4）进行特定技术特征判断……对包含权利要求n-1的全部发明限定事项的相同种类的权利要求中序号最小的权利要求n进行特定技术特征判断。该审查过程在以下两种情况下会停止：

 

 （1）首次发现特定技术特征后或直到不再存在满足上述条件的权利要求后即刻停止；

 （2）将要进行审查的权利要求中附加的技术特征与其直接引用的刚刚审查过的权利要求在技术上的关联性低且要解决的技术课题关联性低的情况下，审查员可以停止对其进行检索、审查。即，对于一个权利要求和其从属权利要求来说，该从属权利要求有可能被判定为与其引用的权利要求之间没有单一性，从而拒绝对其进行审查。如示例2所示，当假设权利要求1被认定为不具有特定技术特征时，权利要求2的解决移动问题的技术内容与权利要求1中的发明要解决的课题几乎没有任何关系，即便权利要求2是其从属权利要求，在两者间的技术关联性低且技术课题基本不相关的情况下，依然有可能被认定为缺乏单一性并停止检索、判断。

 

  [示例2]

  1.一种冰箱，其特征在于，具有省能速冷的压缩机。

  2.如权利要求1中所述的冰箱，其特征在于，具有可轻松移动冰箱的万向轮。

 

  在上面的示例1中，由于均未出现特定技术特征，只有存在直接顺序引用关系的序号最小的权利要求1、2、3、6、7可能会被逐级审查（类型3），而与权利要求2并列的权利要求5以及与权利要求3并列的权利要求4则因在并列关系中序号不是最小而不属于“基于特定技术特征的审查对象”；由此来贯彻一个申请中只有一个构思下的发明这一原则，即便不存在特定技术特征，也只有属于同一构思下的一串相关发明被审查，而不会针对多种技术课题以及其相应的技术手段进行过多地检索。

 

  注：

  ①原则上是权利要求1所限定的发明，在权利要求1的发明限定事项用多个选择项表述（例如“或”、“至少一种”等）的情况下，原则上是选择最初的选择项所限定的发明。但是存在例外，例如马库什权利要求中，审查员会参照实施例等进行选择。

  ②“包含全部发明限定事项”不局限于形式上是独立权利要求还是引用形式权利要求，例如可以是附加其它特征、下位概念、择一记载要素的部分删除、数值的进一步限定。

 

  ●“基于审查的效率性的审查对象”

 

  即从审查效率上考虑可以同时审查的发明，其判断标准并不是是否具有特定技术特征，而是基于以下两点进行考虑（需要同时满足以下两点）：  

  1.包含权利要求书最初记载的发明（通常为权利要求1）的全部发明限定事项的相同种类的权利要求（与最初记载的发明在技术特征的技术上的关联性低或解决的技术课题关联性低的权利要求可以除外）；

  2.基于之前的审查结果或相同观点、思路，无需额外思路的检索就能审查的权利要求。

 

  由此可以看出，对于一个独立权利要求和其从属权利要求来说，“基于特定技术特征的审查对象”仅包含该独立权利要求、一个直接引用该独立权利要求的序号最小的一级从属权利要求、继续直接引用上一级权利要求的序号最小的权利要求等这一串权利要求。也就是说，对于直接引用该独立权利要求的其它一级从属权利要求以及其进一步下级的从属权利要求，并不属于日本审查指南规定的“基于特定技术特征的审查对象”，若其还不能被审查员认定为“基于审查的效率性的审查对象”，则会因该从属权利要求与其引用的权利要求之间无单一性而拒绝对其进行审查。

 

  关于上述审查流程，虽然看上去较为不近人情，对申请人寻求多种组合的保护不利，但日本审查指南中也用“可以不审查”、“不需要严苛要求”等暧昧的词汇给了审查员一些自主裁量权，因此，在实际操作中，如果不是与主构思脱离过远，大多数情况下审查员都会尽可能进行全面审查。

 

  二.实务启示

 

  综上可知，在日本专利实务中，单一性的审查并不限于独立权利要求之间，从属权利要求与独立权利要求之间、从属权利要求与其进一步从属权利要求之间也可能不具备单一性。因此，当在日本专利审查意见中出现单一性问题时，有时并不能通过将其中一者修改成另一者的从属权利要求来解决。

 

  笔者认为，在理解了上述说明的法理以及原则的情况下，对于申请人或专利相关工作者可以有如下启示：

 

  1.如果只考虑在日本进行申请，在布局权利要求时，主要发明点以及其相关技术要点尽可能地写在权利要求1-2以及其直接顺序引用的靠前的权利要求中，由此来尽量规避按照上面的流程被认定为缺乏单一性而导致关键发明点在本申请中无法得到审查的情况。

 

  2.当在日本被指出单一性问题时，除了常用的删除部分权利要求、分案申请、使相应的权利要求引用具备特定技术特征的权利要求以外，根据笔者一些实际操作成功的经验，还可以尝试从两个权利要求的技术内容以及课题这两个方面进行举证、主张两者的关联性较高（例如主张课题一致、技术手段的思想基本一样），由此来打破审查员的认定，使被指出单一性问题的权利要求重新成为审查对象。

 

  3.日本专利法第17条之二的第4款规定，修改前的权利要求与修改后的权利要求要具有单一性，但修改后的权利要求的范围是延续修改前的权利要求的范围记载（即进一步限定型修改）的情况下，则不受此条款限制。有时在审查意见对发明不利时，有些申请人或代理师会考虑改变独立权利要求中的一些技术特征，使其变为另一种发明，由此来规避对比文件带来的不利效果，但这在日本专利实务中要尤其小心，当删除或改变了独立权利要求1的部分技术特征后将可能违反上述条款（即便是还追加了更多具备创造性的技术特征），使修改本身变得不合法；即便是一些主构思一致而只是该主构思下的替换性的要素的更换，也可能引发该问题（因为该修改使新的独立权利要求既不与原独立权利要求具有共同的特定技术特征，也不再属于“包含原独立权利要求全部发明限定事项”的权利要求），此种情况下审查员会指出单一性问题并停止其它问题的审查。因此，在修改中尽量不要删除或改变独立权利要求中的某些技术特征。在申请前进行布局时，如果某个特征属于独立权利要求中某个要素的同一构思下的替换性要素，建议记载为多个并列的独立权利要求，尽量规避由此带来的后续修改中的不利因素。

 

 

  4.当审查员认定独立权利要求不具备新颖性/创造性，且有多个并列从属权利要求被认定为有可授权前景时，即便这些并列的从属权利要求不具有共同的特定技术特征，也可以在答复审查意见时将这些有可授权前景的从属权利要求均改写成并列的独立权利要求。在这种情况下，根据日本实务，无论是基于特定技术特征的审查还是基于效率的审查，这些权利要求都是已经被审查员认定为可一并审查的对象，修改成并列的独立权利要求只是形式上的改变，而并未改变审查员之前对单一性的认定结果，因此，这种修改在日本专利实务中并不会重新产生单一性问题（若属于独立权利要求中的替代性要素则需要综合考虑上述3中的问题）。如果了解并能够有效利用这一点，在独立权利要求难以争辩时，无疑对申请人获得多个相对较大保护范围是十分有利的。