“선사용권자는 전리권 침해행위로 간주되지 않으며, 기존의 범위 내에서 계속하여 제조 및 사용에만 한하며, 기존의 범위를 초과하여 제조 및 사용된 경우에는 전리권 침해행위에 해당한다.”

 

전리침해 분쟁 중 선사용권 항변의 심사

 

 

                                                                                          ——（2020）最高法知民終642號

최근 최고인민법원 지식재산권법정은 상소인 上海丁香環境科技有限公司(이하 “丁香公司”라 함)와 상소인 上海複禹環境科技有限公司(이하 “複禹公司”라 함) 발명 전리권 침해분쟁 사건을 심결하였는데, 1심 판결을 취소하고 丁香公司의 소송 청구를 기각했다.

 

丁香公司과 複禹公司는 모두 “수처리 탱크 장치”를 생산하는 회사이다. 2016년 3월 11일, 丁香公司는 중국지식재산권국에 사건 관련 전리를 출원하였으며, 해당 전리 출원 공고일은 2016년 5월 18일이며, 등록 공고일은 2017년 12월 5일이다.

 

2019년 2월 19일, 丁香公司는 법원에 소송을 제기하여 複禹公司가 피소 권리침해제품을 생산, 판매 및 판매청약 한다고 주장했다.

 

複禹公司는 비침해 항변, 선행기술 항변, 선사용권 항변을 제시하였으며, 複禹公司 직원 진모씨가 서명 및 “2015.11.16”로 표기된 연필로 그린 물탱크 구조 도면 9장, 2016년 3월 4일에 진모씨가 동일한 제품의 도면을 첨부하여 대리상에게 발송한 메일의 공증서, 사건 관련 전리 출원일 이전에 複禹公司가 관련 수처리 설비를 판매한 일련의 증거, 衷晶實業（上海）有限公司 (이하 “衷晶公司”이라 함)는 複禹公司의 의뢰를 받아 피소 권리침해제품을 가공한 관련 증거 및 증인의 증언 등 증거를 제출하였다.

 

원심법원은 피소 권리침해제품이 사건 관련 전리 보호범위에 속한다고 인정하여 複禹公司가 권리침해를 중지하고 임시보호기간 사용료 10만 위안을 지불하고 丁香公司의 경제적 손실 40만 위안 및 합리적 비용 8만 위안을 배상하라고 판결했다.

 

複禹公司는 1심 판결에 불복하여 최고인민법원에 항소했다.

 

최고인민법원은 “2016년 3월 4일 複禹公司 직원 진모씨가 대리상에게 메일을 발송했으며, 이 메일에 첨부한 기술방안서 중 동일한 제품의 도면이 있으며, 원심 법정심리 현장검증에서 이 메일은 발송 완료되었음”을 공증서가 증명한다고 인정했다. 사건 관련 전리 출원일은 2016년 3월 11일이다.

 

또한, 複禹公司 제품의 기술방안과 결합하여 衷晶公司의 법인 대표자의 연필 손그림 도면, 衷晶公司 계약 영수증 및 법인 대표자ž직원 증인의 증언과 완전한 증거사슬을 형성하여, 衷晶公司가 2015년 말에 동일한 제품 제조 준비에 착수하였고 출원일 전에 이미 동일한 제품(샘플)을 제조하였으며, 기존의 범위 내에서 제조 및 사용할 권리가 있음을 인정할 수 있다.

 

 

따라서, 複禹公司의 선사용권 항변이 성립되어 판결을 변경하여 丁香公司의 소송청구를 기각했다.

 

본 사건은 선사용권 항변과 관련된 전형적 사례로서, 전리 침해분쟁에서 선사용권 항변의 심사방식을 명확히 함으로써 전리권자와 선사용권자의 이익의 균형을 이루었다.

 

선사용권제도는 원래 선출원원칙의 미비점을 보완하기 위한 목적으로 설계되었다. 만약 “기존의 범위”에 대한 해석이 지나치게 넓으면, 전리출원제도에 어느 정도 영향을 미쳐 기술의 공개와 보급에 불리할 수 있다.

 

선사용권 보호는 실생활 중 존재하는, 인력 및 물력을 투입하여 발명창조를 완성한 단위 또는 개인이 먼저 전리를 출원하지 않아 더 이상 자신의 지적 성과를 실시할 수 없는 불공정한 결과를 초래하는 것을 제거할 수 있다.

 

다만, 선사용권자는 전리권 침해행위로 간주하지 않으며, 기존의 범위 내에서 계속하여 제조 및 사용에만 한하며, 기존의 범위를 초과하여 제조 및 사용된 경우에는 전리권 침해에 해당한다.

 

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출처：IPRdaily