해외기업 및 중국 특색의 실용신안

 

실용신안은 최근 중국에서 가장 각광받고 가장 특색있는 특허 보호 형태이며 2020 년 신규 출원 건수가 300 만 건(2021 년 312 만 건)에 달해 발명특허의 두 배에 다다랐다. 

 

많은 자료에 따르면 특허제도는 영국에서 기원되었으며 1236 년 영국 국왕 헨리 3 세는 한 시민에게 15 년동안 색포(色布)를 만드는 특권을 주었고 200 여 년 뒤 베네치아 공화국은 세계 최초의 특허법을 공포하였다.(1623 년 영국의 ‘독점법규’를 제 1 부 특허법이라는 시각도 있다.) 그러나 실용신안 제도는 1891 년에야 독일에서 정식으로 출시되었다. 현재 세계 약 120 개국과 지역에서 실용신안 또는 유사한 제도를 시행하고 있는데, 그중 93 개 국가와 지역에서는 자국 또는 지역 실용신안 제도를 적용하고 있으며 그외 27 개국은 각각 아프리카지역 산업재산기구(ARIPO)와 아프리카 지적재산기구(OAPI) 회원국으로 실용신안 제도(참조 1)를 도입하고 있다. 

 

중국에서 실용신안을 보호하는 이유는 비용이 적고 연구 개발주기가 짧은 소발명의 창조를 장려하며 경제발전의 수요에 더욱 빨리 적응하는 데 목적을 두고 있다. 아시다시피 실용신안은 중국에서 실체심사를 필요로 하지 않기 때문에 한때는 "비정상 출원"(참조 2)이 대량 발견되었으나 실용신안의 비용이 낮고 등록이 빠르며(실체심사가 필요 없고 6~10 개월사이 등록 가능), 권리보호가 쉽고(제품의 특징을 쉽게 입증할 수 있고 침해배상 산정방식은 발명특허와 다를 바 없으며 실용신안 한 건에 4000 만위안(참조 3) 배상함), 무효가 어려운(진보성 요구가 낮고 쉽게 무효되지 않음) 등 그 특색과 우세가 뚜렷하므로 여전히 국내에서 가장 각광받고 있는 특허 보호 형태이다. 

 

그러나 해외 출원인, 특히 기업의 경우 중국에서 실용신안 출원에 대해 큰 관심을 보이지 않고 있다. 2020 년 중국에서 발명특허가 53 만 건 등록되었으며 그 중 해외 출원인의 발명특허는 9 만 건으로 약 17% 차지하나 등록된 237 만 건의 실용신안 중 해외 출원인의 실용신안은 8,000 건 미만으로 약 0.3% (참조 4)를 차지한다. 이러한 상황을 초래한 원인은 다양하지만 그중 해외 출원인이 자국 실용신안 제도의 영향을 받는 원인이 크다고 볼 수 있다. 예를 들면, 어떤 국가에서는 실용신안이 권리보호가 어렵고 리스 크가 크며 무효화되기 쉬우므로 일부 국가(더 나아가 일부 특허출원대국)에서는 실용신안 제도의 존재성이 매우 낮기에 출원인은 자국에서 실용신안을 신청하지 않는다. 따라서, 대부분 중국에서도 우선권이 없 는 최초 출원을 진행하지 않는 것이다. 

 

산업 글로벌화가 완비되고 있는 오늘날, 많은 대형 글로벌 기업들이 중국에 R&D 센터를 두고 있으며 이러한 R&D 센터에서 개발한 신기술은 내부 발명의 요구에 미치지 못하면 종종 권리가 보호받지 못한다.해외기업이 자국의 R&D 센터에서 내부 발명 요구에 미치지 못하는 위에서 언급한 신기술의 경우에도 마찬가지이다. 사실, 이런 기술들이 중국에서 실용신안 제도를 통해 권리를 얻는다면 그 가성비는 아주 높을 것이다. 

 

다행인 것은 많은 해외기업들이 이미 이 점을 점차 인식하고 있으며 최근 들어 중국 특허사무소의 상기 신기술 관련 실용신안을 포함한 ‘해외관련 작성’ 업무가 점차 증가되고 있다는 점이다. 일반적으로 고객 이 아이디어 시트(중국어 또는 외국어)를 제공하면 특허사무소에서는 중국어 출원서류를 작성하여 중국에 서 출원하며 필요시 PCT 를 출원한다. 아래 [도 1]은 해외기업을 사례로 문서 작성부터 지적재산국에 출원서류 제출까지의 흐름도이다. [도 2]는 명세서 개요 양식이며 고객의 수요에 따라 외국어로도 작성 가능하다.

[도1]

 

 

[도2]

이와 같이, 명세서 개요와 청구범위가 모두 외국어로 되어 있어 해외기업 관련 업무담당자들로 하여금 보호해야 할 권리범위를 명확히 파악할 수 있도록 하며 전체 문장에 대한 번역 비용은 발생하지 않는다. 

 

상기와 같이, 중국 특색의 실용신안은 가격이 낮고 등록이 빠르며, 권리 보호가 쉽고 무효가 어려울뿐더 러 해외기업에도 똑같이 적용되니 더할 나위 없는 선택이라고 볼 수 있다. 

 

저자: Foundin IP  위언(Wei Yan) / 파트너 변리사

참조:

(1) 국가지적재산권국전리국실용신안심사부

(2) 국가지적재산국: 비정상출원에 대한 규정 해석, 《특허출원 행위규범의 방법에 관하여》 2021년 3월 11일  국가지식재산국 공지(제411호)

(3) 2017년 1월, Gree Electric은 ZL200820047012.X의 실용신안권을 침해했다는 이유로 Ningbo Aux Air Conditioning Co., Ltd.와 Guangzhou Jingdong Trading Co., Ltd.를 고소

2018년 4월 20일, 광저우 지적재산법원은 1심에서 침해 성립 및 배상액 4000만위안  판결.

2019년 8월 30일, 광둥성 고등인민법원은 2심에서 광저우지 적재산권법원의 1심 원심 판결 유지.

2020년 4월 10일, 광둥성 고등인민법원은 해당 사건에 대해 "광둥성 고등인민법원 집행 판결서"(2020) 월집부（粤执复）No. 117을발표.

(4) 2020년국가지적재산권국 연례 보고서