최고인민법원은 오늘 "발명특허 출원 거절 후 동일한 기술방안에 대해 같은 날 출원한 실용신안 특허권에 보호"라는 제목의 사건을 판결했다.

 

판결의 요지는 다음과 같다.

 

“당사자가 동일한 기술방안에 대해 같은 날 발명특허와 실용신안 특허를 출원하였으며, 신규성이 구비되지 않거나 동일한 기술분야에 기초한 인용문헌의 진보성이 구비되지 않은 원인으로 발명특허가 등록되지 못한 경우, 당사자가 등록된 실용신안 특허에 따른 침해피해구제를 별도로 요청시 인민법원은 이를 받아들이지 않는다.”

 

중국에서 발명특허의 보호기간은 길지만 실질심사가 필요하고 등록받는 과정이 복잡한 반면, 실용신안은 보호기간은 짧으나 실질심사가 필요 없고 빠르게 등록이 가능하다. 따라서 권리 보호를 위해 시급하게 특허가 필요한 경우, 발명특허를 출원할지 실용신안을 출원할지가 문제가 되는데 이 문제를 해결하기 위해 법적으로 발명/실용신안 이중출원이 가능하다고 규정하고 있다. 즉, 동일한 기술방안에 대해 같은 날 발명과 실용신안 모두 출원이 가능하며, 우선 실용신안을 등록받는 것으로 권리를 확보하고 발명이 등록된 후 자동으로 실용신안을 포기하는 식으로 진행하는데 이는 일석이조의 방법이다. 실제로 실용신안과 발명 모두 적용할 수 있는 기술방안인 경우, 많은 기업에서 보다 효율적인 상기의 이중출원의 방법을 선택하고 있는데, 이는 설사 발명이 등록되지 못할지라도 실용신안이 등록된다면 손해가 없다는 계산에서다.

 

그러나 이번 최고인민법원이 발표한 아래의 판례는 이런 관행을 뒤엎어버렸다.

 

관련된 특허는 특허번호ZL200920242493.4의 "그린박스(绿化箱)"라는 실용신안이다. 특허권자는 피고를 실용신안 침해 혐의로 고소했고, 1심 법원은 특허권자를 지지하고 피고에게 6만 위안의 배상금을 선고했다. 피고인은 판결에 불복해 2심에서 대법원에 상고했다.

 

대법원 판결의 요지는 다음과 같다.

 

“이 사건에서 손씨(孙希贤)는 같은 날 국가지식재산권에 동일한 내용의 실용신안 특허와 발명특허 출원을 요청하였으며, 국가지식재산국은 실질심사를 통해 해당 발명특허 출원서의 청구항 1, 4-7는 신규성이 구비되지 않고, 청구항 2-3은 진보성이 구비되지 않는다고 판단한다."며 손씨(孙希贤)에게 제1차 심사의견통지서를 발급하였다. 손씨(孙希贤)는 제1차 심사의견통지서를 받은 후 기존 청구항 1-4를 병합하여 새로운 청구항 1로 수정하였으나 수정된 청구항 1-4는 여전히 지식재산권국으로부터 거절결정되었다.

 

즉, 국가지식재산권국은 해당 발명특허 출원서의 청구항 2와 3은 진보성이 구비되지 않고 청구항 1, 4 및 5는 신규성이 구비되지 않는다고 판단했으며, 제1차 심사의견통지서를 받은 손씨(孙希贤)가 청구항 1-4를 새로운 청구항으로 병합한 것은 제1차 심사의견에 따른 신규성과 진보성이 구비되지 않는다는 점을 인정한 셈이다. 비록 발명과 실용신안 특허의 진보성 요건에는 차이가 있으나, 이러한 차이는 주로 선행기술의 기술분야 및 인용문헌의 개수에서 반영된다. 본 사건에서 손씨(孙希贤)가 관련 실용신안 특허 기술방안과 같은 날 제출한 발명특허 청구항 2, 3은 오직 인용문헌2에만 의하여 제1차 심사의견통지서에서 진보성이 구비되지 않는다고 판정되었으며, 해당 인용문헌 2는 본 실용신안 특허와 기술분야가 동일할 뿐만 아니라 상기 발명특허가 신규성이 구비되지 않는다고 판단한 인용문헌이기도 하다. 따라서 본 사건은 발명과 실용신안 특허가 진보성 요건의 부동함으로 인해 발명특허권을 보호받을 수는 없는 기술방안이 실용신안 특허권으로 보호받을 수 있는 경우가 아니다.

 

또한 국가지식재산권국에서 발행한 전리(專利)권 평가보고서에서도 관련 전리(專利)권의 효력이 불안정한 것으로 드러났다. 실용신안 특허 침해소송에서, 특허권자가 권리보호를 주장하는 실용신안 특허가 등록되어서는 안되는 기술방안에 속할 가능성이 높은 경우에는 전리(專利)법에서 보호하는 “합법적 권익”에 해당하지 않아 보호 받을 수 없다. 위의 상황을 종합적으로 고려할 때, 관련 특허는 전리(專利)법에 의하여 보호되는 "합법적 권익"에 해당하지 않는다.

 

해당 판결은 적어도 아래 두 가지 점에서 볼때 비교적 흥미로롭다.

 

첫째, “발명과 실용신안 특허의 진보성 요건에는 차이가 있으나 이러한 차이는 주로 선행기술의 기술분야와 인용문헌의 개수에 반영된다.”고 명시되어 있다. 판결은 실용신안의 진보성과 발명의 진보성 차이를 계량화하여 심사실무에서의 관행을 인정하였다. 실용신안과 발명의 진보성에 어떤 차이이 있는지는 실제로 명확하게 말하기 어려우나 일반적으로 인용문헌의 기술분야와 그 개수를 보며, 기술분야의 차이가 크거나 인용문헌이 3개 이상인 경우 간단한 조합 적층을 제외하고는 일반적으로 실용신안의 진보성을 판단하는 데 사용되지 않는다. 대법원의 판결은 이를 분명히 한 셈이다.

 

둘째, 해당 특허는 '집행불가' 판정을 받았다. 이중출원에서 발명이 거절된 경우, 사용된 인용문헌이 동일한 분야에 속하고 인용문헌이 2개 미만인 경우 나머지 실용신안을 행사할 수 없다. 직접 무효는 아니지만 법원은 더 이상 실용신안의 권리와 이익을 보호하지 않으며 실용신안은 유명무실해진다. 이는 중국의 특허 관행에서 드문 경우이다.

 

따라서 이 판결은 이중출원에 대해 큰 영향을 미치게 되며 앞으로 이중출원을 고려 시 조심할 필요가 있다. 발명이 거절되고 인용문헌이 유사한 기술분야이며 인용문헌이 2개 미만인 경우, 발명이 거절된다면 실용신안 역시 의미가 없게 된다. 실제로 발명이 거절된 인용문헌의 기술분야가 많이 다르거나 그 개수가3개 이상인 비율은 높지 않으며, 이는 이중출원에서 발명이 일단 거절되면 실용신안이 실질적으로 의미가 없을 가능성이 높다는 것을 의미한다.

 

출처: 知识产权课堂