——(2021)最高法知行終556/581/738호

 

[심판 요지]

1.   전리권 확인 절차에 있어서 특정 청구항의 수정 방식이 ‘추가 한정’에 속하는지에 대한 심사는, 수정후 청구항이 원 청구항의 모든 기술적 특징을 포함하고 있는지, 그리고 수정후 청구항에 기술적 특징이 추가되었는지, 추가된 기술적 특징이 전부 원 권리 청구 범위에 기재되어 있는지를 기준으로 판단해야 한다.

 

2.   전리권 확인 절차에 있어서, 청구항의 ‘추가 한정’식 수정은 일반적으로 무효선고 이유에 대응하는 것에 한해야 한다. 무효선고 이유에 기재된 흠결을 보완한다는 명목으로 청구항을 재구성한 경우는 수락하지 않을 수 있다.

 

[키워드]

행정, 발명 전리 무효, 청구항 수정, 추가 한정, 응답적

 

[기본 사건 내용]

베이징모삼과학기술유한회사(이하 모삼회사라 약칭함)는 전리번호 200480036270.2, 전리명칭 ’얼굴 영상 확인 방법과 얼굴 인식 방법 및 시스템’인 발명 전리의 전리권자다. 2018년 10월 8일, 모 컴퓨터무역(상해)유한회사(이하 모컴퓨터상해회사라 약칭함), 모 무역(상해)유한회사 난징지사 (이하 모무역난징지사라 약칭함), 모 무역(상해)유한회사(이하 모무역상해회사라 약칭함) 각각 본 전리권에 대해 무효선고 청구를 하였다. 모삼회사는 2019년 5월9일에 본 전리 권리 청구 범위에 대한 수정서류를 제출하였다. 이에 대하여 중국지식재산권국은 2019년 5~6월에 제40531, 40532, 40533호 무효청구 심사 결정을 내렸고, 본 전리의 수정후 청구항 1~3, 5, 6 및 청구항 8~10에 인용된 청구항 1 및 청구항 5의 기술 방안(즉, 수정후 텍스트의 관련 청구항, 이하 동일)은 '중화인민공화국 전리법 실시세칙'(이하 전리법 실시세칙이라 함) 제69조 1항 및 '전리심사지침' 제4장 제4.6절의 관련 규정에 부합되지만, 수정후 청구항 4, 7, 12 및 인용된 청구항 108은 부합되지 않다고 판단하였다. 따라서 피소 결정은 2019년 5월 9일에 제출된 청구항 1~3, 5, 6 및 청구항 8~10중 청구항 1 및 5를 인용한 기술 방안을 심사대상으로 진행되었으며, 위에서 언급한 수락된 청구항이 진보성 구비하지 않는다고 판단하여 본 전리권 전부 무효를 선고하였다. 이에 불복한 모삼회사는 베이징 지식재산권법원에 소송을 제기하여 피소결정을 철회하고 국가지식재산국에 다시 결정을 내리도록 명령할 것을 청구하였다.

 

베이징 지식재산권법원은 2020년 12월 30일에 (2018)京73行初10897/10895/10896호 행정판결을 내렸고, 모삼회사의 소송청구를 기각하였다. 모삼회사는 항소를 제기하였고, 최고인민법원은 2023년 12월 12일에 (2021)最高法知行終556/581/738호 행정판결을 내렸고, 원 판결을 철회하고, 피소 결정 중 본 전리의 수정후 청구항 4, 7 및 청구항 4, 7을 인용한 청구항 8~10에 대한 무효 결정을 철회하고, 중국지식재산권국은 모컴퓨터상해회사, 모무역난징지사, 모무역상해회사가 상술 청구항에 대한 무효 청구에 대해 다시 심사 결정을 내리라는 판결을 하였다.

 

[재판 의견]

법원의 효력 발생 판결은, 수정후 청구항 4, 7, 11, 12 및 청구항 8~10중 청구항 4, 7를 인용한 기술 방안이 수락되어야 하는지 여부에 대한 심사는 전리법 및 그 실시세칙의 규정에 의거하고 전리심사지침의 구체적 안내를 고려해야 한다고 인정하였다.

 

전리권자가 전리권 확인 절차에서 청구항을 수정할 수 있도록 하는 것은 실질적으로 혁신을 격려하고 보호하는 데에 유리하며, 청구항의 부적절한 작성으로 인해 기술적 기여를 한 발명창조가 보호받지 못 하는 상황을 효과적으로 방지할 수 있다. 하지만 이때 전리권이 이미 획득된 상태이고 관련 법질서가 안정되어 있으므로, 대중의 신뢰이익의 심각한 감소와 법질서의 안정성의 지속적인 변동을 피하기 위해서도 개정에 제한을 둘 필요가 있다. 그러므로 전리권 확인 절차 중 청구항의 수정은 혁신을 실질적으로 장려하고 전리권자의 정당한 이익을 보호하는 것은 제도적 목표로 하며, 법적 질서의 안정성을 유지하고 대중 신뢰이익의 감소를 방지하며 행정 심사의 조작 가능성과 효율성을 보장하는 것은 제도적 코스트로 한다. 청구항 수정에 대한 제한은 기본적으로 제도 목표를 달성할 수 있도록 해야 하며, 이를 기반으로 제도 코스트를 최대한 통제해야 한다. 따라서 전리권 확인 절차에서 청구항의 수정이 너무 관대하여 신뢰이익이 심각하게 손상되거나 법질서가 위태롭게 변동되어서는 안 되며, 너무 기계적이고 엄격해서도 안 되는데 제도 코스트를 고려하여 수정을 너무 엄격하게 제한하면 제도 효과가 크게 감소하여 제도 목표를 달성할 수 없고 득보다 실이 더 많을 수 있다.

 

전리권 확인 절차에서 청구항 수정 및 수락에 관한 문제의 법적 규범 시스템은 주로 전리법 제33조와 전리법 실시세칙 제69조 제1항으로 구성되며, 동시에 전리 심사 지침도 구체적 안내를 제공하였다. 청구항 수정의 수락 여부는 적어도 아래의 몇 가지 방면의 문제에 관련된다.

 

1. 수정 폭에 관한 요구

전리권 확인 절차에서 청구항의 최대 수정 폭은 전리법 제33조 규정된 ‘정보 범위’ 및 전리법 실시세칙 제69조 제1항 규정된 ’보호 범위’를 초과해서는 안된다. 전리법 제33조는 '출원인은 전리출원 서류를 수정할 수 있지만 발명 및 실용신안 전리출원 서류의 수정은 원 명세서 및 청구 범위에 기재된 범위를 초과해서는 안되며 디자인 전리 출원 서류의 수정은 원 도면 또는 사진으로 표시된 범위를 초과해서는 안된다.’ 이에 따라 전리 확인 절차에서 청구항 수정은 원 명세서 및 청구 범위에 개시된 발명창조의 모든 정보의 범위를 초과해서는 안된다. 전리 확인 절차에서의 청구항 수정도 당연히 이에 국한되어야 한다. 전리법 실시규칙 제69조 제1항에는 ’무효 청구를 심사하는 과정에서 발명 또는 실용신안 전리의 전리권자는 청구항을 수정할 수 있지만 원 전리 보호 범위를 확장할 수 없다.’고 규정되어 있다.따라서 전리 확인 절차에서 청구항의 수정은 원 전리 보호 범위를 초과할 수 없다. ‘정보 범위’와 ‘보호 범위’의 두 가지 차원에서 전리 확인 절차에서 청구항 수정 폭의 법적 한계를 설정하는 것은 공개를 통해 보호받는 전리법 제도의 기본 논리를 유지하는 데 유리할 뿐만 아니라, 기술 기여자가 전리권을 획득하는 것과 사회 대중이 등록된 전리를 신용하는 것의 두개 방면의 이익 균형을 유지하는 데도 유리하다.

 

2. 수정방식에 관한 요구

상술한 ‘정보 범위’ 및 ‘보호 범위’는 단지 법에 규정된 전리권 확인 절차 중 청구항 수정의 최대 한도 일뿐이며, ‘정보 범위’ 및 ‘보호 범위’에 초과하지 않으면 다 허용하는것이 아니다. 수정의 허용 여부는 법적 질서의 안정성, 대중 신뢰 손해 여부, 행정심사 조작 가능성 및 효율성도 고려해야 한다. 따라서 중국 지식재산권국은 전리심사지침을 통해 청구항 수정 방식에 대해 명확하고 적당하게 제한할 수 있다. 현행 전리심사지침에 따른 전리확인절차에서 허용되는 청구항 수정 방법은 일반적으로 청구항의 삭제, 기술방안의 삭제, 청구항에 대한 추가 한정, 명백한 오류 수정으로 제한된다. 그 중 청구항에 대한 추가 한정은 청구항 삭제, 기술방안 삭제 및 명백한 오류 수정에 비해 전리권자에게 상대적으로 느슨하고 유연한 수정 가능성을 제공한다. 전리심사지침에서는 추가 한정적 수정은 ‘보호 범위를 좁히기 위해 다른 청구항에 기재된 기술적 특징을 하나 혹은 여러 개 추가하는 것’으로 정의하고 있다. 따라서 특정 청구항의 수정 방식이 ‘추가 한정’ 속하는지 여부를 판단할 때 중국지식재산권국은 다음 사항만 심사하면 된다. 즉 (1)수정후 청구항이 원 청구항의 모든 기술적 특징을 완전히 포함 여부; (2)수정후 청구항은 원 청구항과 비교하여 새로운 기술적 특징 가지고 있는지 여부; (3)증가된 기술적 특징은 다른 원 청구항에서 파생되었는지 여부. 수정후의 청구항이 임의의 원 청구항을 완전히 포함하지 않거나 수정된 청구항과 비교하여 추가된 기술적 특징이 다른 원 청구항에서 파생되지 않은 경우 해당 수정 방식은‘추가 한정’이 아닌 청구항의 ‘재작성’ 또는 ‘이차 개괄’일 수 있다.

 

3. 수정 목적에 대한 요구

전리권 확인 절차는 청구항이 이미 등록된 후 타인에 의해 무효선고 청구되는 경우 무효 이유를 바탕으로 등록 적법성을 검증하는 절차이다. 이는 등록 적법성에 대한 전면적인 재검토 프로세스도 아니고 청구항 작성의 최적화 절차도 아니다. 따라서 전리권 확인 절차 중 청구항 수정은 일반적으로 무효 선고 이유(무효 선고 청구인이 제기한 무효 선고 이유나 보충 증거, 및 중국지식재산권국이 인입한 무효 청구인이 언급하지 않은 무효 이유 또는 증거)에 한해야 한다. 무효 이유에 언급된 결함을 극복한다는 명목으로 청구항의 최적화를 실시하는 수정, 즉 응답적이 아닌 수정은 전리권 확인 절차의 제도상 목표에 부합하지 않으므로 허용되지 않는다. 그렇지 않고 비 응답적 수정까지 허용된다면 전리권 확인 절차가 결국 전리권이 등록된 후 청구항 작성의 최적화를 위한 추가 기회를 얻는 도구로 변질될 수 있다. 이는 청구항 작성 초기부터 작성 품질을 높이는 데 불리할 뿐만 아니라, 무효 선고 청구 절차의 진정한 역할에도 불리하며, 전리권 등록이후 관련 이해관계자를 포함한 공익에 불균형을 초래하게 될 것이다. 따라서, 비 응답적 수정은 ‘정보 범위’ 및 ‘보호 범위’를 초과하지 않고 전리심사지침에서 허용하는 변경이라 하더라도 수락되지 않을 수 있다. 예를 들어 청구항에 대한 수정이 수정과 상응한 무효 선고 청구와 이유가 없는 경우, 일반적으로 수정 범위와 수정 방식을 검토 필요없이 거절할 수 있다. 또 다른 예를 들면, 동일한 행정심사 절차에서 어떤 청구항의 무효 선고 이유에 대해 수정을 통해 해당 청구항의 무효 선고 이유에 대한 응답이 이미 이루어지고, 수정후 청구항이 수락된 경우, 원청구항에 대한 별도로 수정하며, 그에 따라 더 많은 신규 청구항을 취득하고자 하는 경우, 일반적으로 더 이상 응답 대상이 없기 때문에 수락하지 않을 수 있다.

 

전리권 확인 절차에서 수정되지 않은 청구항은 당연한 심사기초이며, 청구항 수정에 대한 법정 또는 기타 제한의 평가 대상을 구성하지 않는다는 점에 유의할 필요가 있다. 따라서 심사대상을 확인할 때 해당 청구항이 원 청구항인지, 아니면 수정에 의해 형성된 새로운 청구항인지를 먼저 명확히 해야 한다. 청구항의 수정여부에 대해서는 수정 전후에 청구항의 보호범위에 실질적인 변화가 있는지 여부를 기준으로 심사를 실시해야 한다. 일반적으로 단순한 청구항 순번의 변경, 종속항과 독립항의 작성 방식의 단순한 전환, 병행 기술방안을 포함하는 청구항의 단순한 분할, 보호범위에 실질적으로 영향을 미치지 않는 작성상 조정은 청구항 수정을 구성하지 않는다.

 

본 사건에서, 수정후의 청구항 4, 7은 모두 본 전리의 원 청구항이며, 수정에 의해 형성된 새로운 청구항이 아닌 당연한 심사대상이며, 수정이 수락되지 않는 문제가 존재하지 않는다. 피소 결정 중 수정후의 청구항 4, 7을 수락하지 않고 심사대상에서 제외하는 것은 사실적 근거가 부족한다. 나아가 피소 결정 중 수정후의 청구항 4, 7을 수락하지 말아야 한다는 이유로 수정후의 청구항 8~10중 청구항 4, 7을 인용한 기술적 방안을 수락하지 않은 것은 근거가 부족한다. 피소 결정에서 수정후 청구항 4를 수락하지 않는 이유는 ‘원 청구항 1이 추가 한정적 수정을 거쳐, 기술적 특징이 증가되고 보호범위가 좁아진 새로운 청구항1이 되었기 때문이다.이때 원 청구항 1은 더 이상 존재하지 않으므로 새로운 청구항 4에 대한 수정은 수락할 수 없다’는 것이다; 수정후 청구항 11, 12를 수락하지 않은 이유도 이와 동일하다. 이로부터, 피소 결정이 청구항 11를 수락하지 않은 이유는 원 청구항 15를 추가 한정적 수정을 거쳐 수정후 청구항 8을 형성하였고 원 청구항 15은 이미 존재하지 않기에 추가 한정적 수정 거쳐 수정후 청구항 11를 형성할 기초가 존재하지 않는다고 추정할 수 있다. 수정후 청구항 12는 청구항 11의 종속항이라서 수락되어서는 안 된다. 상술된 전리권 확인 절차에서 청구항의 수정은 무효 선고 이유에 대응하는 것으로 한해야 한다는 심사 이념에 따라, 피소 결정 중 수정후 청구항 11, 12에 대한 처리에는 문제가 없다.

 

출처: 최고인민법원 지식재산권법정

https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3036.html