——(2021)最高法知行終422호

[심판 요지]

제품의 형상, 구조를 포함할뿐만아니라 제품의 제조 방법도 포함하는 실용신안 전리 청구항에 대해, 그의 신규성, 진보성을판단할 경우, 방법 특징이제품으로 하여금 어떠한 특정 형상, 구조를 구비하도록 할 수 있으면, 해당 방법 특징은 실용신안 전리권 보호 범위에 대해 한정 작용을 구비한다고 할 수 있다. 신규성, 진보성을판단할 경우, 응당 해당방법으로 인한 특정 형상, 구조를 종래기술의 형상, 구조와 비교해야하는 것이지, 해당 방법자체를 종래 기술의 방법과 비교하는 것이 아니다.

 

[키워드]

실용신안전리권 보호 객체, 방법 특징을포함한 실용신안 전리 청구항, 발명의 착안점, 진보성

 

[사건 개요]

모 기계제조 회사는 전리 번호가 201520898029.6이고, 명칭이 ‘접착제없이 친환경적으로 밀봉 롤링된 스풀’의 실용신안 전리의 전리권자이다. 본 전리의 청구항1은: “스풀의 최외층에 위치한 스풀 엔드 랩을 포함하는 접착제 없이 친환경적으로 밀봉 롤링된 스풀에있어서, 상기 스풀엔드 랩의 말단 위치에 스풀의 축 방향을 따라 원주면에 비해 돌출된 압착부가 형성되고, 상기 압착부는 스풀 상의 한 개의 랩(이하 기술특징A라고 약칭함) 또는 몇 개의 랩(이하 기술특징B라고 약칭함)의 페이퍼 롤이 상기 스풀 엔드 랩과 함께 기계적 층간 압착 방식에 의해 클램핑 아웃 또는압출되어 형성되는 것을 특징으로 하는 접착제 없이 친환경적으로 밀봉 롤링된 스풀.”이라고 기재되어 있다.

 

2019년 2월 26일, 모 제지 회사는 본 전리권에 대해 무효 선고 청구를 제출하였다. 2019년 9월 4일, 국가지식재산권국은제41627호 무효선고 청구 심사 결정을 발부하였으며, 해당 심사 결정에서는: 본 전리의 청구항1의 기술 방안A가 진보성을 구비하지 않으므로 본 전리권의 부분 무효를 선고하였고, 청구항1의 기술방안B 및 청구항2에서 기술방안B를 인용한기술 방안의 기초 하에 본 전리권의 유효를 계속하여 유지하는 것으로 결정하였다. 모 제지 회사는 이에 불복하여 소송을 제기하여, 피소 결정을 철회하고 국가지식재산권국에서 다시 결정을 발부하도록 판정할 것을 청구하였다.

 

1심 법원에서는2020년 12월 2일 아래와 같이 판결하였으며: 1. 국가지식재산권국에서 발부한 제41627호 무효 선고 청구 심사 결정을 철회하며; 2. 국가지식재산권국에서는 모 제지 회사에서 제201520898029.6호 실용신안 전리에 대해 제기한무효 선고 청구에 대해 다시 심사 결정을 발부하여야 한다. 모 기계 제조 회사는 이에 불복하여 상소를 제기하였다. 최고 인민법원에서는 2023년 6월 28일 (2021)最高法知行終422호 행정판결을 발부하였으며: 상소를 기각하고원심을 유지한다.

 

[재판 의견]

법원의 발효된재판에서의 관점은: 실용신안전리권의 보호 객체는 제품의 형상, 구조 또는 이들의 결합에 대해 제시된 새로운 기술 방안에만 한정되는 것이지, 제품에 대한제조 방법, 사용 방법, 처리 방법및 제품을 특정 용도에 사용하는 등에 대해 제시하는 새로운 기술 방안을 포함하지 않는다. 제품의 형상, 구조를 포함할 뿐만 아니라 제품의 제조 방법도 포함하는 실용신안 전리 청구항에 대해, 그의 신규성, 진보성을판단할 경우, 방법 특징이제품으로 하여금 어떠한 특정 형상, 구조를 구비하도록 할 수 있으면, 해당 방법 특징은 실용신안 전리권 보호 범위에 대해 한정 작용을 구비한다고 할 수 있다. 다만, 신규성, 진보성을판단할 경우, 응당 해당방법으로 인한 특정 형상, 구조를 종래기술의 형상, 구조와 비교하여종래 기술에 의해 개시되었는지, 당업자들에 있어서 자명한 것인지 여부를 판단해야 하는 것이지, 해당 방법자체를 종래 기술의 방법과 비교하는 것이 아니다. 당업자개진의 동기를 고려할 때, 응당 해당 제품을 제조하는 방법보다는 종래 기술의 제품 자체에 입각하여야 한다. 제품 자체의형상, 구조 또는이들의 결합이 종래 기술에 비해 자명한 것이 아니어야만 진보성에 대해 공헌을 가진다고 할 수 있으며; 원칙 상으로는 청구항에 포함된 방법이 자명하지 않음만으로는 해당 청구항이 진보성을 구비한다고인정할 수 없다. 만약 실용신안전리 청구항 중의 방법 특징이 제품의 형상, 구조에 영향을 미치지 않는다면, 해당 방법 특징은 실용신안 전리권 보호 범위에 대해 원칙 상으로는 한정 작용을 구비하지 않는다. 신규성, 진보성 판단을진행할 경우, 응당 해당방법 특징을 제외한 관련 제품의 형상, 구조의 기술 특징만으로 종래 기술의 관련 형상, 구조와 비교를 진행해야 한다.

 

본 전리는스풀 제품의 실용신안 전리로서, 청구항1은 제품의 형상, 구조를 포함할 뿐만 아니라제품의 제조 방법도 포함한다. 피소 결정이 인정한 본 전리 청구항1의 기술 방안B와 증거1의 구별 특징은: 1.압착부의 페이퍼 롤 층 수가 다르다. 2. 압착부의 기계적 층간 압착 방법이 다르다. 본 전리의 압착부는 두 개의 상대적인 방향으로부터 동시에 압력을 인가하여 형성되며; 증거1의 조인트는한 개의 방향으로부터 압력을 인가하여 형성된다. 이에 대해 발효된 재판의 관점은: 본 전리권의 보호 객체는 응당 스풀 자체의 형상, 구조 또는 이들의 결합이어야 하는 것이지, 해당 스풀을 생산하는 방법이 아니며, 보호 범위를 인정 및 신규성, 진보성 평가를 진행할 때 응당 제품의 형상, 구조 또는 이들의 결합에 영향을 미치지 않는 제조 방법의 기술 특징은 배제되어야 한다.본 전리 청구항1에는 두 개의 방향으로부터 힘을 인가하여 클램핑 압출하는 것이 기재되어 있지 않다. 설령 두개의 방향으로부터 중간을 향해 힘을 인가하는 것으로 한정한다 할지라도, 이는 단지 압착부의 형성 방식에 대한 한정일 뿐이며, 한 개의방향으로부터 힘을 인가하든지 두 개의 방향으로부터 힘을 인가하든지를 막론하고 모두 최종으로 형성되는 압착부 및 스풀의 형상, 구조에 영향을미치지 않는다. 따라서, 본 전리청구항1의 기술방안B의 압착방식에 관한 기술 특징은 본 전리의 보호 범위에 속하지 않으며, 진보성 평가를 진행할 때 종래 기술과의 구별 특징으로 고려하여서는 아니 된다. 본 전리청구항1의 기술방안B와 증거1의 구별점은단지 압착부의 페이퍼 롤 층 수가 다른 것이다. 본 전리의 압착부는 스풀 상의몇 개 랩의 페이퍼 롤을 엔드 랩과 압착하여 형성되며; 증거1의 압착부는 스풀 상의 한 개 랩의 페이퍼 롤을 엔드 랩과 압착하여 형성된다. 상기의 구별특징에 기반하여, 본 전리청구항1의 기술방안B는 증거1과 비교해볼때, 실제 해결하는기술 문제는: 어떻게 하면압착부의 안정성을 더욱 향상시킬 수 있는가 하는 것이다.

 

해당 구별특징이 당업자들에 있어서 자명한지 여부에 대해, 발효된 재판의 관점은: 증거1이든지 본 전리든지를 막론하고 압착부를 설치하는목적은 모두 페이퍼 롤의 말단을 고정시켜 페이퍼 롤이 산포되는 것을 방지하는 것이다. 비록 증거1에 개시된페이퍼 롤 생산 장치 및 방법으로는 몇 개 랩의 페이퍼 롤과 엔드 랩의 페이퍼 롤이 압착된 스풀을제조할 수 없고, 당업자 역시 증거1의 장치 및 방법을 몇 개 랩의 페이퍼 롤과 엔드 랩의 페이퍼 롤이 압착된 스풀을 제조하는 장치 및 방법으로 개진함에 있어서 동기가 부여되지 않는다.다만, 개진 동기를 고려할 때, 응당 해당 제품을 제조하는 방법보다는 종래 기술의 제품 자체에 입각하여야 한다. 제품 자체의형상, 구조 또는이들의 결합이 종래 기술에 비해 자명한 것이 아니어야만 진보성에 대해 공헌을 가진다고 할 수 있으며; 원칙 상으로는 청구항에 포함된 방법의 비자명성만으로는 해당 청구항이 진보성을 구비한다고 인정할수 없다.본 안건을 놓고 볼 때, 응당 고려해야 할 것은, 당업자들이 압착부의 안정성을 더욱 향상시키기 위해, 증거1의 장치및 방법을 적용하여 제조된 스풀 제품을 개진하여 한 개 랩의 페이퍼 롤과 엔드 랩의 페이퍼 롤이압착되는 스풀을 몇 개 랩의 페이퍼 롤과 엔드 랩의 페이퍼 롤이 압착되는 스풀로 개진함에 있어서 동기가 부여되는지 여부인 것이지; 증거1의 한 개 랩의 페이퍼 롤과 엔드 랩의 페이퍼 롤이 압착되는 스풀을 제조하는 장치 또는 방법을 몇 개 랩의 페이퍼 롤과 엔드 랩의 페이퍼 롤이 압착되는 스풀을 제조하는 장치 또는 방법으로 개진함에 있어서 동기가 부여되는지 여부인 것이 아니다. 당업자들이주지하다시피, 기계적 압착의압착부의 층 수가 많을수록 더욱 두껍고 결합이 더욱 견고하다. 페이퍼 롤의 단일 랩의 층 수는 단 층일 수 있고 복수 층일 수도 있음으로 인해, 층 수가적을수록 종이장이 더욱 얇아지고 섬유 강도가 더욱 약해지므로, 단 층의 페이퍼 롤에 대해 기계적 층간 압착을 진행할 경우, 압착부는명확히 안정적이지 않다. 증거1에 명확히기재되어 있듯이, 종이의 복수층, 복수 장또는 복수 시트의 기계적 층간 결합은 주지된 사항이다. 당업자들은 압착부의 안정성을 향상시켜 더욱 좋은 엔드 밀봉 효과를 얻기 위해, 엔드 랩과압착하는 페이퍼 롤의 랩 수를 증가시켜 몇 개 랩을 적용하여 엔드 랩과 압착시키는 것을 용이하게생각해낼 수 있고 이에 대한 동기가 부여된다. 따라서, 본 전리 청구항1의 기술 방안B는 증거 1과 비교해볼 때 진보성을 구비하지 않는다.

 

피소 결정의‘본 전리는 비교적 간단한 공정과 설비를 통해 해결하고자 하는 기술 문제를 해결할 수 있고, 압착부의 안정성을 더욱 향상시켜 본 전리에 유익한 기술 효과를 가져다줄 수 있으므로, 본 전리 청구항1의 기술 방안 B는 증거 1과 비교해볼 때 진보성을 구비한다'는 인정에 대해, 실제 상에서는 본 전리의 제품을 제조하는 방법을 본 전리의 발명점으로 간주하고, 종래 기술에서는해당 제조 방법에 대한 기술적 계시를 제공하지 않은 것으로 판단하여, 이에 기반하여 본 전리가 진보성을 구비한다고 인정한 것이다. 해당 인정은실용신안 전리권의 보호 객체의 범위를 이탈한 것으로서 사실적 및 법적 근거가 결여된다.

 

출처: 최고 인민법원 지식 재산권 법정
https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3366.html