1. 하이네켄(喜力), 기소 된 디자인 특허 건의 행사를 중지

원고인 Heineken Brewery Co., Ltd.는 맥주 등 제품에서 "Heineken" 및 "喜力"(하이네켄)등 문자상표와 결합상표(문자 및 도형)를 소유하고 있으며, 장쩡잰(張增見) 등 피고인은 "海纳啃Hainaken" 상표 등록 외에도 "XILI", "xili", "HEINEKEN", "HAINEKEN", "Hainiken", "HAINIKEN", "Heineken", "喜力"(하이네켄)등 브랜드명을 맥주 제품에 사용했다. 또한, 피고는 원고의 상표와 비슷한 도형, 기업명 등을 맥주 캔 및 포장박스에 디자인 특허를 신청하여 생산경영에 사용하였다. 원고는 피고에 상표침해 중지, 하이네켄 브랜드 사용을 중지, 손해배상 등 민사책임 외에 피고에게 디자인 특허권를 행사하지 못하도록 소송을 제기했다. 

본 재판의 요점은, 피고의 디자인 특허권이 유효한 경우 민사 침해사건에서 피고가 특허권을 행사하지 못하도록 법원에 요청 가능한지의 여부라고 볼 수 있다.본 사건의 경우, 원고는 원고의 상표권과 디자인 특허권이 침해받지 않도록 피고에 소송을 제기했으며 이에 법원은 피고의 생산제품 겉포장이 해당 디자인 특허와 매우 유사할 뿐만 아니라 원고의 상표와도 매우 유사하다고 판단하였으며 사용을 금지하지 않을 경우 원고의 합법적 권리를 훼손할 수 있다고 판단하였으며 피고에 판결 발효일부터 디자인 특허권을 행사할 수 없다고 판결하였다. 2021년2월20일, 산둥(山东)성 고등인민법원은 1차 판결을 유지할 데 관한 2차 판결을 내렸다. 

[평론] 

특허권의 승인 및 확권 절차는 체계적이며 독립적으로 실행된다. 민사 법률관계에서 유효한 특허권은 충분히 존중되며, 일반적으로 민사 침해사건의 심리법원은 유효한 특허권에 대해 규제하지 않는바 특허의 결함 또는 타당성에 대한 질의는 특허무효 행정절차에 넘겨진다. 특허권의 이러한 특성 때문에 타인의 상표, 표장 등의 합법적 권리를 침해하는 디자인 특허권인 경우, 종종 민사소송 절차가 특허권을 부정하거나 규제할 수 없다는 이유로 항변해 특허권의 유효성을 내세워 침해행위를 은폐하군 한다. 

본 사건에서 법원은 행정절차의 우선순 또는 선행필수에 대한 전통적인 사고방식을 뒤엎었으며 피고가 등록상표 또는 디자인 특허권을 행사하여 선권리자의 합법적 권리(등록상표의 전용권리 제외)를 훼손할 경우, 직접 법원에 민사소송을 제기할 수 있을 뿐만 아니라 그 침해 사실이 입증 된 경우에는 원고의 청원서 및 사건 상황에 근거하여 피고인에 등록상표의 사용을 중지 또는 디자인 특허권의 행사를 중지하라고 소송할 수 있다.