중국 특허법 제33조 “출원서류 보정범위 초과”--- 행정사건 중 적용 사례

 

중국 특허법 제33조 규정상 출원서류에 대한 보정은 원 명세서와 특허청구범위의 기재 범위를 벗어나서는 안되는데, 실무중 출원서류 보정범위를 초과하지 않도록 적정선을 유지하는 것은 쉽지 않은 일이다. 

 

2011년부터 2016년까지 최고인민법원은 “보정범위초과” 문제에 관련한 행정사건을 총 11건 심사하였다. 그 중 (2011)知行字제69호 사건에서 출원인은 기존의 청구항에 기재된 “정보에 대해 검측, 판단, 분석, 분류처리를 진행”을 “접수된 상기 원 수신자의 정보에 대해 검측, 판단, 분석, 분류처리를 진행”으로 보정하고, “관련 설비를 통하여 수신자 명의로 접속 서비스를 진행”을 “좌석단말 또는 호출 서버, 또는 음성 시스템 분배 서버, 또는 대화식 음성 관리 서버, 또는 이메일 서버를 통하여 수신자 명의로 접속 서비스를 진행”으로 보정하였는데, 명세서 중에는 상기 기술방안에 대한 기타 새로운 기재가 없는 상황이었다. 최종적으로 상기 청구항 보정에 대해 특허 재심위원회 및 최고인민법원은 모두 보정범위를 초과한 것으로 결론지었다. 

 

그 중 최고인민법원의 이유는 아래와 같다: 보정 후의 내용이 기존의 명세서에 기재되어 있지 않고, 기존의 명세서 및 청구항 또는 도면에 기재된 내용으로부터 직접적으로 명확히 도출해낼 수 없으므로 보정범위 초과에 해당한다. 즉, 출원서류 보정시 보정후의 기술방안이 “기존의 출원서류로부터 직접적으로 명확하게 도출해낼 수 있는 것”인지 여부를 충분히 고려해야 할 것이다.

 

보정범위 초과에 관련한 법률 적용의 중점은 출원서류의 보정이 반드시 출원일에 완성된 발명창조의 범위내에 한정되어야 한다는 원칙으로서, 그 배후의 법리는 선출원주의이다. 

 

특허가 등록공고된 후 대중은 공고된 권리범위에 대해 신뢰하기 때문에 무효심판시 청구범위를 확대하지 않는것을 전제로 하며, 보정방식을 엄격히 제한하고 있다. 따라서, 무효심판 절차에서 청구범위 보정방식은 통상 청구범위 삭제, 기술방안의 삭제, 청구항의 추가 한정, 명확한 오류 정정에 한정된다. 

 

상기 보정방식 중 기술방안의 삭제는 동일 청구항 중 병렬된 2개 이상의 기술방안 중 1개 또는 그 이상을 삭제하는 것이다. 

 

“병렬된 기술방안”의 삭제에 대한 정확한 이해는 서로 다른 기술분야에서 일정한 특수성을 나타내는데 특히 화학, 의약, 바이오 분야의 마쿠쉬(Markush) 청구항이 그러하다. 최고인민법원은 (2016) 최고법行再41호 행정판결문 중 마쿠쉬 청구항을 “각종 화합물의 집합이 아닌 마쿠쉬 요소의 집합으로서 공동의 기능과 작용을 구비한 한 분류의 화합물”로 정의하였다. 따라서, 마쿠쉬 청구항 보정시 새로운 기능 및 작용을 구비한 한가지 분류 또는 하나의 화합물이 추가되는것을 엄격히 제한하나,  2 / 6  이와 동시에 사건 자체의 다양한 요소도 함께 고려해야 한다.