——(2021)最高法知行終44호

 

[심판 요지]

1. 포기식 수정은 일반적으로 청구항 수정 시 부정적 기술 특징을 도입하여, 원 청구항의 보호 범위에서 특정 보호 대상을 제외하여 원 청구항의 보호범위를 좁히는 것을 말한다. 일반적으로 전리 출원이 부분적으로 중복되는 저촉 출원으로 인해 신규성을 상실하거나, 또는 선행 기술의 예상치 못한 선점으로 인해 신규성을 상실하거나, 또는 비기술적인 이유로 전리법에 의해 보호되지 않는 주제를 제외하는 등 제한적인 특정 상황에만 적용된다.

2. 포기식 수정은 또한 전리법 제33조의 규정을 준수해야 한다. 구체적인 판단 시, 원 청구 범위와 명세서 공개 내용, 보호를 포기하는 내용, 포기식 수정 후 보류된 내용 및 3자 관계 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 해당 분야 기술자가 수정 후 보류된 내용이 원 청구서 또는 명세서에서 직접 공개되었거나 묵시적으로 공개되었음을 확인할 수 있는 경우 당해 수정은 전리법 제33조의 규정에 부합한다.

 

[키워드]

행정, 발명 전리 출원 거절결정 불복심판, 청구항, 포기식 수정, 전리법 제33조

 

[기본 사건 내용]

스위스 모 회사는 출원번호가 201480035281.2이고, 명칭이 ‘지르코니아로 만든 유색제품, 특히 오렌지색 제품의 생산방법 및 이 방법에 따라 얻은 지르코니아로 만든 유색 장식성 제품’이라는 발면 전리의 전리 출원인이다.

 

중국 지식재산권국은 복심청구결정 제172070호를 발표하여 스위스 회사의 청구항에 대한 수정이 포기식 수정에 속하고 수정후 청구항이 진보성을 구비하지 않는다는 이유로 스위스 회사의 청구항 수정이 전리법 제33조의 규정에 부합하지 않는다고 판단하여 원 거절결정을 유지하였다. 스위스 회사는 이에 불복하여 베이징 지식재산권법원에 소송을 제기하여 피소 결정을 철회할 것을 청구하였다.

 

베이징 지식재산권법원은 2020년 8월 26일에 (2019)京73行初7568호 행정 판결을 내렸고 스위스 회사의 소송 청구를 기각하였다.

 

스위스 회사는 이에 불복하여 항소하였다. 최고인민법원은 2023년 11월 29일 (2021)最高法知行終44호 행정 판결을 내렸다: 1. 베이징 지시재산권법원 (2019)京73行初7568호 행정 판결을 취소한다. 2. 국가지식재산권국 제172070호 복심청구결정을 취소한다; 3. 국가지식재산권국은 스위스 회사 제기한 출원번호가 201480035281.2이며, 명칭이 ‘지르코니아로 만든 유색제품, 특히 오렌지색 제품의 생산방법 및 이 방법에 따라 얻은 지르코니아로 만든 유색 장식성 제품’인 발명 전리 복심 청구에 다시 심사결정을 내려야 한다.

 

[재판 의견]

법원의 효력을 발생한 재판은 다음과 같이 인정하였다. 첫째, 전리 출원 서류 수정에 대한 일반 요구 사항에 관해, 전리법 제33조는 ’출원인은 전리 출원서류를 수정할 수 있으나 발명 및 실용신안 전리 출원서류의 수정은 원 명세서와 청구 범위에 기재된 범위를 초과할 수 없으며, 디자인 전리 출원서류의 수정은 원 도면 또는 사진으로 표시된 범위를 초과할 수 없다'라고 규정하고 있다.

 

원 명세서 및 청구 범위의 범위는 다음과 같은 내용을 포함해야 한다. 1, 원 명세서 및 도면과 청구 범위에 문자 또는 도면 등으로 명확하게 표현된 내용; 2, 해당 분야의 일반 기술자가 원 명세서 및 도면과 청구 범위를 통해 직접적이고 명확하게 확정할 수 있는 내용.

 

상술한 내용과 비교하여, 수정후 전리 출원 서류에 새로운 기술적 내용이 도입되는 경우 전리 출원 서류의 수정은 원 명세서 및 청구 범위에 기재된 범위를 초과하는 것으로 간주되어야 하며 이러한 수정은 허용되지 말아야 한다.

 

둘째, 포기식 수정의 의미 및 요구 사항에 관하여, 포기식 수정이란 일반적으로 청구항을 수정할 때 부정적인 기술적 특징을 도입하고 원 청구항의 보호 범위에서 특정 보호 대상을 제외하여 원 전리 청구항의 보호 범위를 제한하는 것을 말한다.

 

포기식 수정에 의해 보호가 제외되는 내용은 원 명세서 및 청구항에 직접 또는 묵시적으로 공개되어 있지 않을 수 있으므로 이런 수정 방식은 새로운 기술적 내용을 도입할 수 있으며 전리법 제33조의 '발명 및 실용신안 전리 출원 서류에 대한 수정은 원 명세서 및 청구 범위에 기재된 범위를 초과할 수 없다'라는 규정에 부합되지 않는다. 그러나 포기식 수정 후 보류된 보호 대상이 원 명세서 및 청구 범위에 직접 공개되거나 묵시적으로 공개되어 있는 경우 전리권자의 이익을 공정하게 보호하기 위하여 허용될 수 있다.

 

따라서 포기식 수정은 일반적으로 전리 출원이 부분적으로 중복되는 저촉출원으로 인해 신규성을 상실하거나, 또는 선행 기술의 예상치 못한 선점으로 인해 신규성을 상실하거나, 비기술적 이유로 전리법에 의해 보호되지 않는 주제를 제외하는 등 제한된 특정 경우에만 엄격하게 검토되어야 한다. 상술한 형식적 요구 및 특정 상황을 충족하는 것 외에도 포기식 수정은 전리법 제33조의 규정을 준수하여야 한다. 따라서, 원 명세서와 청구 범위의 공개 내용, 보호를 포기하는 내용, 포기식 수정 후 보류된 내용 및 3자 관계 등을 종합적으로 고려하여 허용 여부를 결정하여야 한다.

 

상술한 형식적 요구 및 특정 상황 조건을 충족한 후, 해당 분야 기술자가 수정 후 보류된 내용이 원 명세서 및 청구서에 직접 공개되었거나 묵시적으로 공개되었음을 확인할 수 있으면, 당해 수정이 전리법 제33조의 규정을 위반하지 않으므로 허용하여야 한다.

 

셋째, 피소 결정중 포기식 수정에 대한 논리는 논란의 여지가 있다. 피소 결정은 '인용문헌에 개시된 내용이 발명의 진보성에 영향을 미친다는 점을 고려하여 구체적인 '포기' 방법을 채택하고, 원 보호범위에서 인용문헌에 개시된 특징을 제외하여 보호를 요구하는 기술방안의 보호범위가 전체적으로 명백하게 해당 부분을 포함하지 않도록 하는 경우, 이러한 수정은 원 명세서와 청구 범위에 기재된 범위를 초과하므로, 원 출원에 기재된 내용에 근거하여 해당 특징이 '포기'된 후의 범위에서 본 발명이 진보성을 구비함을 입증할 수 없는 경우, 이러한 수정은 허용될 수 없다'고 인정하였다.

 

이에 따라, 피소 결정의 심사 논리는 먼저 포기식 수정이 원 명세서 및 청구항에 기재된 범위를 벗어났다고 판단한 다음 수정을 기반으로 전리 출원이 신규성 또는 진보성을 구비하는지 여부로 수락할지 여부를 결정하는 것이다; 이런 수정이 전리 출원이 신규성 또는 진보성을 구비하게 하는 경우 수정은 수락되고 그렇지 않으면 수락되지 않는다. 이 논리는 스스로 절충하기 어려운 것 같으며, 포기식 수정이 원 명세서 및 청구항의 범위를 초과하는 것으로 판명된 경우에는 수락되지 말아야 하며, 이런 수정이 전리출원이 신규성이나 진보성을 구비하게 하더라도 수정이 신규사항 추가로 되는 결함을 보완할 수 없다.

 

그러므로 피소 결정은 우선 포기식 수정의 신규 사항 추가 여부와 그 수정 수락 여부를 결정하여야 한다. 신규 사항 추가가 않이면 그 수정을 수락한 다음에 수정후 청구항이 신규성 및 진보성 구비 여부를 검토하여야 하며 그 반대가 아니어야 한다.

 

넷째, 본 건의 스위스 회사가 청구항 1에 대한 수정이 포기식 수정인지 여부와 수락 여부에 관하여, 본 사건에서 스위스 회사는 복심 절차에서 청구항 1을 수정하고 '제1 혼합물에 산화구리 분말이 포함되어 있지 않음'을 추가 한정했으며, 이 수정 방법은 청구항 1에 포함된 특정 보호 대상을 제외하는 것이 아니라 청구항 1의 전체 기술 방안에 대한 추가 한정으로, 포기식 수정의 형식적 요구 사항을 충족하지 않았다.

 

동시에, 당해 수정은 부분적으로 중복되는 저촉 출원이나 선행 기술의 예상치 못한 선점으로 인해 신규성을 회복하기 위한 수정이 아니며, 더욱이는 비기술적 이유로 전리법에 의해 보호되지 않는 주제를 배제하기 위한 수정도 아니므로 포기식 수정의 특정 상황 요건에 해당되지 않는다. 피소 결정은 스위스 회사의 소위 ‘포기식 수정’ 청구를 수락하거나 논평해서는 안 되며, 거절 결정의 근거가 되는 서류에 대해 심사하여야 한다.

 

출처: 최고인민법원 지식재산권법정

https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3044.html