—（2022）最高法知民終1165號

[심판 요지]
특허권 침해 분쟁 사건 중 특허권자가 사건 관련 특허권 무효심판 절차 중 발생한 비용을 권리보호를 위한 합리적 지출에 포함시킬 것을 청구하는 경우 일반적으로 지지하지 않는다.

[키워드]
특허, 권리 침해, 무효심판 비용, 권리보호를 위한 합리적 지출

[기본 사건 내용]
상소인 랴오닝（遼寧） 모 전기회사와 피상소인 단양（丹陽） 모 전기회사, 원심 피고인 난퉁（南通） 모 전기회사의 발명 특허권 침해 분쟁 사건에서 특허권자는 단양 모 전기회사이고 특허번호는 201611245881.9이며 명칭은 "3-D 철심 변압기에 사용되는 스트립형 태핑 스위치"（Strip-type tapping switch for triangular three-dimensional wound iron core transformer）인 발명 특허(이하 사건 관련 특허라 약침함)이다.

단양 모 전기회사는 랴오닝 모 전기회사가 제조 및 판매하고 난퉁 모 전기회사가 판매한 사건 관련 제품이 특허권을 침해했다고 주장하여 장쑤성 쑤저우시(江蘇省蘇州市) 중급인민법원에 소송을 제기했으며 랴오닝 모 전기회사가 침해를 중지하고 단양 모 전기회사에 경제적 손실 75만 위안 및 권리보호를 위한 합리적 지출 11만 위안을 배상할 것으로 판결할 것을 청구했으며 난퉁 모 전기회사는 침해를 중지하고 상기 배상에 대해 연대책임을 질 것으로 판결할 것을 청구했다.

1심법원은 피소 권리 침해 제품이 사건 관련 특허권 보호범위에 속하고 권리침해가 구성된다고 판단하여 랴오닝 모 전기회사는 피소 권리침해 제품의 생산 및 판매를 중지하고 단양 모 전기회사에 경제적 손실 40만 위안과 권리보호를 위한 합리적 지출 11만 위안(단양 모 전기회사 특허 무효심판 절차 중 특허의 유효를 유지하기 위해 지출한 10만 위안과 본 사건 중의 권리보호를 위한 합리적 지출 1만위안을 포함)을 배상하도록 판결했으며 난퉁 모 전기회사에 피소 권리침해 제품의 사용을 중지하라고 판결했다.

랴오닝 모 전기회사는 불복하여 최고인민법원에 상소를 제기하여 피소 권리침해 제품이 사건 관련 특허권 보호범위에 속하지 않으며 1심이 판단한 배상 액수가 너무 높다고 주장했다.

2022년 12월 5일 최고인민법원은 랴오닝 모 전기회사는 침해를 중지하고 40만 위안의 경제적 손실을 배상할 것에 관한 1심 판결을 유지하고, 랴오닝 모 전기회사가 단양 모 전기회사에 권리보호를 위한 합리적 지출 2만 위안을 지불하도록 변경하여 판결했다.

[재판 의견]
최고인민법원 2심은 1심 판결의 특허권자가 소송 절차에서의 권리보호를 위한 합리적 지출에 대한 인정에 오류가 있다고 판단했다.

우선, 현행 특허 등록 및 권리 확보 심사제도의 제한성에 비추어 볼 때 한 개 특허권을 부여 시 전리법 규정에 부합되지 않는 모든 상황을 발견할 수 있는 것은 아니다. 따라서 전리법 제45조는 "국무원 전리행정부서는 전리권 등록 공고일로부터 어떠한 단위나 개인도 해당 전리권의 부여가 본 법의 관련 규정에 부합되지 않는다고 인정하는 경우, 전리 복심위원회에 해당 전리권의 무효심판을 청구할 수 있다."고 규정하고 있다.

둘째, 특허권자는 법에 따라 자신이 실시하고 타인이 그 특허를 실시하는 것을 허가 또는 금지할 권리를 향유하며 그 권리로 인하여 상응하는 경제적 이익을 얻거나 얻을 수 있다. 당해 경제이익을 보호하기 위하여 전리법은 특허 연차료를 납부하여야 한다고 규정했는데 이는 특허권의 존속을 유지하는데 필요한 지출이며 특허권자가 타인이 자신의 특허권에 대한 무효 제기로 인하여 지출한 대리인 비용을 포함한 필요 비용도 특허권의 존속을 유지하는데 필요한 지출에 속한다.

셋째, 어떠한 단위나 개인도 모두 특허권 무효심판을 청구할 권리가 있고, 특허권자는 이로하여 무효심판을 청구한 단위나 개인에게 특허권자가 특허권의 유효를 보호하기 위하여 지출한 필요한 비용을 지불하도록 청구할 수 없으며, 특허권 침해 소송 절차 중의 권리침해 혐의로 기소된 측도 앞서 언급한 규정의 어떠한 단위나 개인 중의 일원이며 아무런 차이가 없다.

마지막으로, 전리법 제65조 제1항은 "...배상액수는 권리자가 권리침해 행위를 제지하기 위하여 지불한 합리적인 지출을 포함해야 한다."고 규정하고 있다. 이에 근거하여 합리적 지출의 발생은 위법 권리침해 행위를 제지함으로써 발생한 비용임을 알 수 있다. 특허 무효심판 청구는 청구인의 정당한 권리 행사이며 특허권자에게 권리보호 비용을 발생시키는 위법 행위에 속하지 않으며 무효심판 청구는 권리침해 혐의로 기소된 측이 특허권자에 대항하여 제기한 특허권 침해 소송의 합법적 수단이다.

그러므로 피소 권리 침해자가 특허 무효를 제기했다고 하여 민사소송 절차에서 특허권자가 무효심판 절차에서 지출한 관련 비용을 지불하도록 청구할 수 없다.

동시에, 특허권 침해 분쟁 소송 절차와 특허권 무효심판 절차는 두개의 서로 부동한 절차로 어느 정도 관련성이 있지만 특허권 무효심판 절차에서 당사자가 지출한 비용을 특허권 침해 분쟁 소송절차에서 합리적 지출로 동일하게 지지하는 것은 바람직하지 않다.

상기 내용을 요약하면, 특허권자가 특허권 침해 분쟁 소송 절차 중 권리보호를 위한 합리적 지출은 일반적으로 당해 특허권 침해 분쟁 소송 절차 중 특허권자가 피소 권리 침해자의 위법 행위를 제지하기 위해 직접적으로 발생한 관련 비용이어야 한다. 사건 관련 특허권 무효심판 절차 중 발생한 비용은 무효심판 청구인이 피소 권리 침해자인지 여부와 관계없이 일반적으로 모두 특허권자의 권리보호를 위한 합리적 지출의 범위에 속하지 않는다.

출처：최고인민법원 지식재산권법정

https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-2725.html