“해외 기업이 중국에서 시리즈 사건 출원 시, 확대된 선원(즉 저촉출원) 리스크 조사에 대한 몇가지 제안”


저자: 위언(魏彥) / 특허 변리사 / Foundin IP

서언
일부 기업들은 하나의 핵심 연구 성과 또는 프로젝트를 중심으로 시리즈 발명을 제출하고 나아가서는 복수의 특허를 출원하기도 한다. 일부 해외 기업들은 이런 방식으로 출원할 때 종종 하나의 "전체" 명세서를 만들어 당해 연구 성과나 프로젝트 전체의 혁신 기술을 공개하고 나아가 각기 다양한 범위의 청구항를 요약하여 여러 개의 특허를 출원하기도 한다. 이렇게 하면 작업 효율성이 어느 정도 높아지지만 국가별 법률의 차이로 인해 어느 정도의 리스크가 따를 수 있다.

사례
최근, 모 해외 기업이 PCT 루트를 통해 중국에 진입한 4건의 발명을 출원했는데 이러한 PCT출원은 본국의 부동한 날짜에 선후로 본국 출원 A1, B1, C1, D1을 제출했다. 그리고 각각 출원 A1, B1, C1, D1을 우선권으로 PCT 출원을 제출하였으며 즉 A2, B2, C2, D2이다. 현재는 PCT 루트로 중국에 진입하여 중국 국내 단계 진입 출원 A3, B3, C3, D3이다.

사건 처리 중 이 4건의 출원 명세서의 내용은 거의 동일한 내용을 공개하였다고 볼 수 있을 정도로 매우 유사하다는 것을 발견했다. 그러나 이 4건 출원의 우선권 출원(A1, B1, C1, D1)의 출원일은 서로 다르다. 즉, 중국 국내 단계에 진입한 각 출원(A3, B3, C3, D3)의 우선권일은 서로 다르다. 조사를 거친 후, 이 4건의 중국 국내 단계 출원 A3, B3, C3, D3이 확대된 선원리스크가 존재할 것으로 판단되었다.

해석
"중국전리심사지침"에는 확대된 선원(즉 저촉출원)에 대하여 다음과 같이 기재되어 있다. 전리법 제22조 제2항의 규정에 따라 발명 또는 실용신안의 신규성 판단에 있어서, 어떠한 단위 또한 개인이 동일한 발명 또는 실용신안에 대하여 출원일 이전에 전리국에 제출하고 출원일 이후(출원일 포함)에 공개한 전리 출원 서류 또는 공고된 특허문헌은 당해 출원일에 제출된 전리출원의 신규성을 파괴한다. 간단하게 묘사하면 신규성을 판단할 때 이러한 신규성을 파괴하는 전리출원을 확대된 선원(즉 저촉출원)이라고 한다.

또한, 판단기준을 특별히 명시했다. 심사관은 검색 시 확대된 선원 존재 여부를 판단하기 위해서는, 선전리 또는 전리 출원의 청구범위를 열람할 뿐만 아니라, 그 명세서(도면 포함)를 열람하고, 반드시 그 전문의 내용을 기준으로 하여야 한다는 점에 유의해야 한다. [1]

상기와 같이 "어떠한 단위나 개인"은 출원인 자신도 포함한다. 즉, 두 건의 출원이 같은 발명이나 실용신안에 속하면 출원인이 동일하더라도 확대된 선원이 될 수 있다.

상기 출원 A3, B3, C3, D3의 우선권일이 다르고 "출원일 이전에 전리국에 제출하고 출원일 이후(출원일 포함)에 공개한 경우"에 부합되며 후출원의 명세서 내용이 거의 선출원에 공개되어 “동일한 발명”에 부합되는 경우, 선출원은 후출원의 신규성을 파괴하고, 후출원의 확대된 선원이 된다.

차이점
확대된 선원과 관련하여 IP5 사이에는 여러 가지 차이점이 있는데, 주요 차이점이자 중요한 관심사 중의 하나로 “확대된 선원”에 “여러 건의 출원이 동일한 출원인에 의해 제출된 경우”가 포함되는지 여부이다.

상기와 같이 중국에서 상기 명세서가 거의 동일한 A3, B3 출원의 경우 만약 B3의 우선권일이 A3의 우선권일보다 빠르며 A3이 B3에 상대하여 “출원일 이전에 전리국에 제출하고 출원일 이후(출원일 포함)에 공개한”경우에 부합된다면 두 사건이 동일한 출원인에 의해 제출된 것이더라도 B3은 A3의 확대된 선원이 될 수 있다.

그러나 유사한 사례가 일본에서 발생한 경우에는 확대된 선원을 구성하지 않는다. 이는 중국과 유럽에서는 "확대된 선원"에 “여러 건의 출원이 동일한 출원인에 의해 제출된 경우”가 포함되지만 미국, 일본 및 한국에서는 포함되지 않기 때문이다. 물론, IP5 사이에는 "확대된 선원"에 대한 기타 차이점이 있지만 본문의 논의 범위 내에 있지 않아 더 이상 언급하지 않으며 언급한 차이점에 관해서는 하기의 표를 참조할 수 있다.

표1

따라서 미국, 일본 및 한국에서 제출한 전리 출원을 우선권으로 중국에 진입 시 출원인 또는 그 대리기관은 확대된 선원 관련 리스크를 조사할 필요가 있다.

리스크
기타 사례 참조: 출원인은 일본에서 시리즈 제품에 관한 전체 명세서를 작성하고 제품 U1의 개선 방안과 제품 U2의 개선 방안을 기재하였으며 U1의 개선방안으로 청구항을 작성하여 전리출원 P1을 제출하였다. 수개월 후(P1은 아직 공개되지 않음) 당해 출원인은 U2의 개선 방안을 검토한 후 이를 청구항으로 상기 명세서를 그대로 사용하여 전리 출원 P2를 제출하였다. 그 후 당해 출원인은 각각 P1과 P2를 우선권으로 중국에서 P1'과 P2'를 출원하였다.

당해 출원인은 중국에서 두개의 특허사무소에 P1'과 P2' 출원을 각각 의뢰하여 진행하였고 두 사무소는 각각 번역 후 제출했으며 최종 실질심사단계에서 P1'는 P2'의 확대된 선원으로 구성되어 P2'가 기각되었다.

상기와 같이 출원인의 시리즈 출원은 공통 명세서 또는 전체 명세서로 해외에서 제출한 부동한 출원은 중국에 진입시 확대된 선원의 리스크를 간과하기 쉬우며, 특히 부동한 특허사무소에 의뢰하여 처리시 유사한 내용에 더 많은 번역 비용과 시간이 소요될 수 있지만 결국 후출원에서 무산된다.

구제
일반적으로, 분할출원으로 후출원에 대해 어느 정도 구제할 수 있다. 상기 일본 사례의 경우 P2'가 기각된 후 출원인은 P1을 모안으로 하여 P2'로 보호하려던 청구항을 P1에 포함시켜 분할출원 P1’을 제출한다. 그러나 원출원에 비해 분할출원은 기한에 일정한 제한이 있을 뿐만 아니라 청구항의 작성에 있어서도 모안보다 더욱 엄격하며(예를 들어 발명 및 실용신안 출원서류에 대한 보정은 원래의 명세서 및 청구범위에 기재된 범위를 벗어날 수 없음을 심사[6]) 일부 작성에서 요약할 수 있는 것은 전리법 33조의 엄격한 요건에 의해 분할출원에서 제외될 수 있다. 물론 더 많은 시간과 노력이 소요될 수 있다.

회피
위의 표와 같이 국가별 법에 차이로 인해 해외 기업이 중국에서 시리즈 사건을 출원할 때 하기와 같은 방식으로 확대된 선원 리스크를 조사할 것을 제안한다.
（1）본국 시리즈 사건이 완성된 후 통일된 전체 명세서로 본국 출원을 진행하지 않도록 한다.
（2）전체 명세서가 불가피한 경우, 시리즈 사건의 본국 출원은 가급적으로 동일한 날짜에 제출한다.
（3）만약 상기 (1) 및 (2)항을 회피하기 어려운 경우 후출원에 대하여 선출원 전부의 우선권을 주장한다.
（4）가급적이면 시리즈 사건을 동일한 중국 특허사무소에 의뢰하여 확대된 선원 리스크를 발견할 수 있는 확률을 높인다.

메모
1. “전리심사지침”(2023) 제2편 제3장 2.2
2. 미국 특허개혁법안 제102조 (a)항
3. 유럽특허협약 제54조 제2항 및 제3항
4. 일본특허법 제29조 제2항
5. 대한민국 특허법 제29조 제3항
6. 《중화인민공화국 전리법 실시세칙》 제53조 3항


출처: IPRdaily
https://mp.weixin.qq.com/s/bQVqGm9Nx08yJ7tYizX1_Q