보충 실험 데이터의 수락
——(2019)最高法知行終33호
[심판 요지]
약품 전리 출원인 혹은 권리자가 출원일 이후에 보충 실험 데이터를 제출하여해당 데이터가 전리출원 또는 전리의 진보성,전리 청구항이 명세서에 의해 뒷받침됨을 입증할 수 있다고 주장하는 경우 인민법원은 이를 심사해야 한다. 원 전리 출원 서류는 보충 실험 데이터가 직접 증명하고자 하는 요증사실이 명확히 기재되거나 묵시적으로 공개되고, 출원인이 보충 실험 데이터를 통해 원 전리 출원 서류의 고유한 내재적 결함을 극복하기 위해서가
아닌 경우, 보충 실험 데이터를 수락하고 요증사실을 입증할 수 있는지를 추가로 심사할 수 있다.
[키워드]
행정, 발명 전리 무효, 약품 전리, 보충 실험 데이터
[사건개요]
스웨덴 모 회사는이 사건 전리(발명 전리 번호 200610002509.5, 발명 전리명 ‘트리아졸로[4,5-Ｄ]피리미딘 화합물의 신규 결정형 및 비결정형’)의 전리권자다.
심천 모 약품 회사는 전리 청구범위 1~4가 진보성이 없다고 주장하여 본전리에 대해 무효선고를 청구했다. 본 전리의 진보성을 증명하기 위해 스웨덴 모 회사는 보충 실험 데이터를 제출하여, 본 전리명세서에 기재된 ‘놀라운 높은 대사 안정성’이라는 해당 영역 기술자가 예상하지 못한 기술 효과 가짐으로써 진보성 구비함을 입증하려고 했다.
중국지식재산권국은 스웨덴 회사가 제출한 보충 실험
데이터가 수락되어서는 안 되며 수락되더라도 상술한기술적 효과를 입증할 수 없으므로 본 전리가 진보성이 없다고 판단하여 본 전리의 청구 범위 1~4 대해 무효를 선고했다.
스웨덴 모 회사는 이에 불복해 행정소송을 제기했다. 베이징지식재산권법원은 2019년 2월 25일에 (2018)京73行初2034호 판결을 내렸고 스웨덴 모 회사의 소송 청구를 기각했다.
스웨덴 모 회사는 1심 판결에 불복해 항소를 제출하여 1심 판결과 피소 결정을 취소할 것을 청구했다. 최고인민법원은 추가 실험 데이터가 수락되지 말아야 한다는 피소 결정과 1심 판결에 착오가 있다고 판단했지만, 본 전리가 진보성이 없다는 결론이 정확하다고 판단하여 (2019)最高法知行終33호 행정판결을 내려 항소를 기각하고 원심을 유지했다.
[재판 의견]
법원의 효력 발생 판결은, 선행 기술에 대한 인식의 차이, 발명의 요지에 대한 이해의 차이, 해당 분야의 기술자의 인지 수준의 불일치 등의 원인으로 출원인이 원 출원 서류에 특정 실험 데이터를 기록하지
않은상황이 불가피하다고 판단했다.
예를 들어, 진보성 측면에서, 화합물 약품의 진보성은 화합물 자체의 구조 또는 형태뿐만 아니라 화합물 약품의 효능을 기반으로 할 수 있다. 그 중 효능이란 것은 약품의 용도, 즉 적응증일 수 있으며; 약물 효과, 즉 약물 활성/약물 독성/약물 안정성/제어 방출 속도 등일 수 있다.
상술한 어느 한 측면에서의 자명하지 않은 기술적 기여는, 모두 발명이 실제로 해결하는 기술적 문제를 확인하는데 있어서 근거로 사용될 수 있으며, 발명이 전리 수권의 진보성 요구를 충족하도록 할 수 있으며, 출원인은 출원일 또는 우선권일에 발명의 요지를 정확하게 예측하는 데 어려움이 있다. 출원인이 발명의 요지에 대해 정확하게 예측하더라도 동일한 기술적 문제에 대해, 선행 기술에 대한 다른 이해와 선행 기술에 가장 가까운 다른 선택에 따라 자명하지 않은 기술적 기여를 입증하는
데 필요한 사실과 데이터가 다를 수 있다.
따라서 전리 출원인은 출원일 또는 우선권 주장일 이후에 제출된 보충 실험 데이터에 의해서 전리 출원이 수권
조건을 충족함을 입증하는 것이 필요할 수 있다. 출원일 이후에 전리 출원인이 제출한 보충 실험 데이터에 대해심사를 진행해야 한다.
보충 실험 데이터의 수락으로 인해 전리권자가 선출원의 이익을 부당하게 얻는 것을 방지하기 위해 보충 실험
데이터의 수락은 다음 사항을 검토하는 데 중점을 두어야 한다.
첫째, 원 전리 출원 서류에는 보충 실험 데이터가 직접 증명하고자 하는 요증사실을 명확하게 기재되거나 목시적으로 공개되어야 하며, 이는 적극적 요건이다. 보충 실험 데이터가 직접 증명하고자 하는 요증사실이 원 출원 서류에 명확히 기재되거나 묵시적으로 공개되는 경우 출원인이 관련 연구를 완료한 것으로 간주될
수 있으며 관련 보충 실험 데이터의 수락은 선출원의 원칙에 위반되지 않는다.
즉, 원 전리 출원 서류에 요증사실은 기재했지만 관련 실험자료가 기재되어 있지 않다고 해서 출원인이 부당한 이익을 얻을 목적으로 부실기재로 추정하여서는 안 되며, 당연히 관련 보충 실험 데이터를 거절하여서는 안 된다; 출원인이 부실기재를 할 수 있다는 이유로 제출된 보충 실험 데이터가 출원일 또는 우선권 주장일
이전에 형성되는 것을 당연히 요구하여서는 안된다.
본 건 중에, 원 출원 명세서 ‘배경 기술’ 부분 제 [0005]절에는 보충 실험 데이터가 입증하고자 하는 요증사실, 즉 ‘놀라운 높은 대사 안정성 및 생체이용률’이 명확하게 기재되어 있다. 원심 판결은 해당 기재가 ‘배경 기술’에 있고, 원 출원 서류에는 해당 기술 효과를 뒷받침하는 실험 데이터가 기재되어 있지 않았다는 이유로 스웨덴 모 회사가
제출한 보충 실험 데이터를 수락하지 않은 것은 근거가 부족하다.
둘째, 출원인은 보충 실험 데이터를 통해 원 전리 출원 서류가 고유한 내재적 결함을 보완해서는 안되며, 이는 소극적 요건이다. 소위 ‘보충 실험 데이터를 통해 원 전리 출원 서류가 고유한 내재적 결함을 보완해서는 안되다’고 하는 것은, 보충 실험 데이터가 일반적으로 원 전리 출원 서류에 명확히 기재되거나 묵시적으로 공개된 요증사실의 진실성을 입증하는 것을 통해서 출원인 혹은 전리권자가 최종적으로 입증하려고 하는 법적 요건
사실에 대한 보완적 증명 역할을 하는 것이지, 원 전리 출원 서류에 공개되지 않은 내용을 독립적으로 증명하여, 나아가서 원 전리 출원 서류자체의 불충분한 공개와 같은 내재적 결함을 극복하는 것이 아님을 강조하려는데 그 뜻이 있다.
본 건의 경우, 스웨덴 모 회사가 제공한 보충 실험 데이터는 요증사실의 진실성을 입증하여 최종적으로 입증해야 할 법적 요건 사실을 보완하고자 하는데, 즉 청구항 1이 진보성을 구비함을 증명하려고 한 것이다. 따라서 해당 보충 실험 데이터는 원 전리 출원 서류의 고유한 결함을 극복하기 위해서가 아니므로수락되어야 한다.
또한, 원심 판결은 본 건의 보충 실험 데이터를 수락해서는 안 된다고 판단한 이유에는 반증 5가 스웨덴 모 회사와 이해관계가 있는 증인이 자체적으로 수행한 실험이며 방증할 다른 증거가 부족하는
것을 포함한다. 이에 관련하여, 약품 연구 개발 영역, 특히 신약 연구 개발에서 연구 개발 주체는 상대적으로 집중되어 있으므로 보충 실험 데이터의 출처도 상대적으로
집중되어 있다.
보충 실험 데이터의 제공자가 전리 출원인 혹은 전리권자와 고용 등 이해관계가 있는 것은 연구개발 규칙과
연구개발 실천에 부합하여, 보충 실험 데이터를 수락하지 않는 절대적 이유가 되어서는 안 된다.
보충 실험 데이터는 청구항 1의 화합물이 ‘놀라운 높은 대사 안정성 및 생체이용률’을 가짐을 입증할 수 없기 때문에 청구항 1의 화합물이 예상치 못한 기술적 효과를 가지고 있음을 입증할 수 없으며, 청구항 1은 진보성이 없으므로 원심 판결의 법률 적용 착오를 수정하고 항소를 기각하고 원심 판결을 유지한다.
출처: 최고인민법원 지식재산권법정
